La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca

AutorRicardo de Vettor
CargoAbogado por la Universidad de Lima
Páginas315-332
La acción de cancelacn por falta de uso:
Aspectos generales y pruebas para
demostrar el uso de la marca
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AUTOR
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Ric a r d o D e V e t t o r P in i l l o s
Abogado por la Universidad de Lima.
Magisteren Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas
Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid.
Asociado de ADV EDITORES - Revista ADVOCATUS.
SUMARIO:
I. Introducción.
II. Aspectos gener ales en torno a la acción de cancelación por falta de uso.
III. Aspectos generales sobre la prob anza del uso de la marca.
IV. Pruebas para ac reditar el uso de la marca .
V. A modo de conclusión.
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La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos g enerales y pruebas para demostrar el uso de la marca 315
A D V O CA T U S 129 Re vista e di tad a p or al um nos de la Fa cult ad de Der ech o de la U niv er sid ad d e Lima
I. INTRODUCCIÓN
Ante la gran v aried ad de n egocios exis tentes en
el me rcado, los empresa rios b uscan hacerse un
nomb re que los co loque en una me jor posició n
fren te a sus demás com petid ore s y una vía para
log rarlo es a travé s de la utiliz ació n de una mar
ca que, por su naturaleza, sirve para ident ificar
un p rodu cto o servic io de los demá s existentes
en el mercado , con el o bjeto que los consu mi
dores ado pten sus decis iones de consu mo en
fun ción al conocim iento o idea que tienen sobre
dicha marca.
La elecc ión de la marca p ara ide nti fica r un
pro duct o o se rvicio es un pas o tan imp orta nte
com o lo es ta mbié n obte ner su prote cción a
través de su registro ante la Direc ción de Signos
Distintivo s del INDECOPI. El reg istro de una mar
ca otor ga e xclusividad para utilizarla en to do el
terri to rio peruano, t enien do el t itula r la po sibi
lidad de imp edir su uso po r pa rte de terceros,
así co mo beneficiars e ec onóm icame nte de la
exp lotaci ón de la marca por par te de terceros
(licen ciatarios ) o inclu so servir como garant ía
(pren da) en re spaldo de un crédit o solic itado.
Sin emb argo, estos derec hos derivados de la
obte nción del regist ro de una marca no son per
petu os y pued en ex tinguir se si es que su titu lar
no la utiliza en el m ercado o aún util izán dola,
no tie ne los elem entos proba tori os per tinente s
para ac reditar tal situa ción. Así, tan impo rtant e
com o el regis tro, es hacer un uso adec uado de la
marca que le per mita a su titu lar evitar su cance
lación. El efe cto de la cance lación puede ser tan
nega tivo que, incluso, la marca cancelada puede
registr arse a favor de un terce ro, pe rjudic ando
seria ment e los intereses del t itula r original para
co ntinu ar exp lotan do su marca en el mercad o.
En el p resen te artí cu lo, des arr ollarem os los
aspecto s generales en tor no a la acción de can
celación por falta de uso, así como un análisis de
las prue bas que per miten hace r frente a dicha
acción y la nec esidad e i mport ancia de realizar
un análisis en c onjun to de las pruebas p or parte
de las au toridad es marcaas.
II. ASPECTOS GENERALES EN TORNO A LA
ACCION DE CANCELACION POR FALTA
DE USO
La Decisión 486 de la Com unidad A ndina (en
lo sucesivo "la D ecisió n"), no rma q ue re gula el
rég ime n com ún so bre propi eda d in dustr ial en
los países mie mbro s de la C omunidad And ina
(Bolivia , Colo mbia, E cuador y Pe), con templa
la po sibilida d de que el registro de una marca
sea canc elado por falt a d e uso, bajo cie rtas re
glas previstas en los a rtículo s 165 y s iguien tes
de la Decisió n y que a co ntinu ació n pasamos
a expl icar:
La acción de canc elación por falta de uso (en lo
sucesiv o'la acción"), s ólo puede ser interp uesta
lueg o de habe r tra nscur rido tres (3) años desde
que se oto rgó el re gistro d e la m arca1.
Durante los primeros tres (3) años d e vida, la
marca es" intoca ble"fre nte a la acción y su titula r
puede tene r la tran quilida d de que el regist ro no
será cues tion ado por fal ta de uso, pues hacerlo
deve ndría en una acció n im proced ente. Así, se
le otorg a un pla zo "pru den cial" para po ner en el
merc ado los prod uct os o prestar servicios que
iden tifica con su marca.
Transcurrid o el plazo bajo co mentario , el re
gis tro de la marc a q ueda rá po tenc ialm ente
expu esto al inicio de una acción, por lo que su
titula r d eberá estar en condic iones de probar
el uso de la marca si prete nde e vitar su ca nce
lación, no siendo suficie nte co n dem ostra rlo a
través de meras declaracio nes de inten ción de
uso o de actos prepar atorios que no hayan sig
nific ado una co mercialización de u n produ cto o
pres tación efe ctiva de u n servicio con la marca.
Así, por ejem plo, un a cto prepa ratorio c omo la
obten ción del Registro Sanitario (para el caso
1. En la pctica, el plazo de tre s (3) años es contado a partir de la fecha de notifica ción de la Resolución que agota
el pro cedim iento de registro de la marca en la vía administra tiva.
Ricardo De Vettor Pinillos
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