Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 17 de Abril de 2002 (Expediente: 000289-2000)

Fecha de Resolución17 de Abril de 2002
EmisorSala Civil Permanente
Expediente000289-2000
ProcedimientoDEMANDA

SENTENCIA

A.V. N° 289-2000 LIMA

Lima, diecisiete de Abril del dos mil dos.

VISTOS; con el expediente administrativo acompañado.

RESULTA DE AUTOS:

1) Por escrito de fojas veintitrés, don F.O.E. Bellido, en representación de ELEKTRA Sociedad Anónima de Capital Variable interpone demanda contencioso administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del MITINCI y Wamer Communications Inc., solicitando como pretensión principal, la invalidez y la ineficacia de la

Resolución

número 348 - 2000 / TPI - INDECOPI del trece de marzo del dos mil que confirmando la decisión de primera instancia, denegó el registro de la marca de producto "MEGA ELEKTRA y logotipo", para distinguir diversos productos de la clase nueve, con exclusión de cintas fonográficos, cintas, cassettes y grabaciones de sonido y/o imagen en general; y como pretensión accesoria, solicitó que se disponga al INDECOPI, que otorgue el registro de la marca de producto en referencia.

2) Fundamenta su demanda en los hechos expuestos de fojas veintitrés a cincuentitres.

3) La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, a fojas cincuenta y cuatro, mediante

Resolución

número uno su fecha veintisiete de junio del dos mil, dispuso admitir a trámite la demanda contencioso administrativa, efectuando el traslado de Ley a los demandados, para efectos que procedieran a contestar la demanda, bajo apercibimiento de tenerse por contestada en su rebeldía.

SENTENCIA

A.V. N° 289-2000

LIMA

Mediante

Resolución

número nueve del cinco de marzo del dos mil uno que obra a fojas ciento sesenta y ocho y atendiendo a la

Resolución

Administrativa de la Presidencia número 002 - 2001 - P- CS - PJ del tres de enero del dos mil uno, esta Sala Suprema se ha avocado a conocer los autos.

Con las contestaciones presentadas por las partes, y conforme a la conclusión del Dictamen Fiscal Supremo, la causa ha quedado expedita para emitir sentencia.

CONSIDERANDO

S:

Primero

Según el artículo 540 del Código Procesal Civil, el objeto de la demanda Contencioso administrativa (norma vigente a la fecha) es declarar la invalidez o ineficacia de la resolución administrativa.

Segundo

Se ha fijado como único punto controvertido el determinar la validez o invalidez de la

Resolución

Administrativa expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.

Tercero

La teoría de la invalidez de las actos jurídicos es en la actualidad patrimonio común de la ciencia jurídica, en cuanto esquema de conceptos de teoría general del derecho, bien que esta teoría general se haya construido y se siga construyendo fundamentalmente sobre las técnicas y conceptos del Derecho Civil (E.G. de Ententa y T.R.F.. Curso de Derecho Administrativo. Tomo no. Décima Edición. Editorial Civitas, Madrid dos mil. Página seiscientos seis); además, en sede del Derecho Administrativo las categorías de invalidez se concretizan a través de la nulidad absoluta y la anulabilidad.

SENTENCIA

A.V. N° 289-2000

LIMA

Cuarto

En el artículo 43 del Decreto Supremo 02 - 94 - JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, bajo cuya vigencia se dictó la

Resolución

Administrativa materia de demanda, se establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que son dictados por órgano incompetente, sean contrarios a la Constitución, a las leyes y los que contengan un imposible jurídico; y los dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de las formas previstas por la ley.

Quinto

Del análisis del Decreto Legislativo número 823 - Ley de Propiedad Industrial, se prevé en su artículo 128 que una marca es todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra, y que pueden registrarse como marca de signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Sexto

El procedimiento de registro de una marca se realiza ante la oficina competente del lNDECOPI, autoridad administrativa idónea para establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, ya que de producirse ello, la autoridad administrativa negará la inscripción del signo que se estuviera solicitando, que es lo acontecido en el caso de autos.

Sétimo

La autoridad administrativa, a fin de efectuar el análisis de confundibilidad señalado en el párrafo anterior; analiza los signos en conflicto en base a los criterios legales establecidos en los artículos 131, 132, 133, 134 y 135 del Decreto Legislativo número 823.

Octavo

En ese sentido, conforme se aprecia de la

Resolución

Administrativa materia de demanda se puede apreciar de uno de los elementos de su parte considerativa que la Sala determina que la utilización

SENTENCIA

  1. V. N ° 289-2000

    LIMA

    del término ELEKTRA para distinguir productos iguales, podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y producir un riesgo de confusión indirecto en la medida que el público podría pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas.

    Noveno

    Para llegar a esa conclusión, conforme se aprecia de la resolución administrativa materia de demanda, la Autoridad Administrativa realizó el examen de confundibilidad de acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto Legislativo número 823, para en base a ello apreciar un riesgo de confundibilidad en el consumidor, al afirmar que "podría inducir", lo que implica una estimación de tipo subjetiva de la administración. Esta estimación subjetiva se da porque la norma jurídica al momento de establecer la potestad administrativa, remite parcialmente a una estimación a ser realizada en forma analítica, caso por caso; con lo cual logra completar el cuadro regulativo dicha potestad. En ese sentido, se aprecia que nos encontramos ante una potestad discrecional, la que se encuentra compuesta por elementos legalmente determinados y por otros elementos de apreciación subjetiva de la administración, lo que puede ser sujeto a control a través del contencioso administrativo.

    Décimo

    Estando ante la presencia de elementos subjetivos, el control de la discrecionalidad no consiste en que el Órgano Jurisdiccional sustituya el criterio de la Administración por su propio y subjetivo criterio, con lo cual todo se limitaría a sustituir una discrecionalidad (la administrativa) por otra (la judicial); de manera que la tarea a realizarse a través del Órgano Jurisdiccional no consiste en repetir el mismo ejercicio realizado por la administración para llegar al mismo o diferente resultado, sino lo que se

    SENTENCIA

  2. V. N ° 289-2000

    LIMA

    deberá efectuar es analizar el ejercicio de la libertad decisoria de la Autoridad Administrativa, para verificar si ésta ha observado o no los límites que el Ordenamiento le impone a su libertad, y si la decisión adoptada puede considerarse como una decisión racionalmente justificada.

    Undécimo: De acuerdo a lo expuesto y a fin de determinar si se presenta algún supuesto de invalidez de la resolución administrativa, el demandante ha sustentado su demanda en que: a) los signos sub. litis distinguen diferentes productos de la clase nueve, de manera que no existe ninguna relación o similitud entre los productos que distinguen; b) los signos sub litis son utilizados en el mercado para distinguir productos diferentes señalando que las marcas registradas únicamente distinguen cassettes y discos; c) han demostrado que la denominación "ELEKTRA" es un signo débil de la clase nueve, por lo que debe tolerarse la coexistencia registral y el comercio con otros signos que incluyan elementos similares; ello debido a que la denominación "ELEKTRA" es evocativa y debido a la coexistencia en la clase nueve de diversas marcas que contienen la denominación ELECTRA, LECTRA o similares; d) la marca solicitada presenta mayores elementos diferenciadores respecto a las marcas del observante; e) la marca ELEKTRA de propiedad de Warmer Communications, lnc. y la marca MEGA ELEKTRA de Elektra Sociedad Anónima de Capital Variable, coexisten en México; f) el INDECOPI en una anterior ocasión ya emitió opinión sobre la no confundibilidad de los signos en conflicto, refiriéndose a los signos MEGA ELEKTRA y CASA ELECTRA Sociedad Anónima; y g) En consecuencia, no existe confundibilidad entre las marcas en conflicto.

    Duodécimo: Del análisis de los fundamentos de la demanda se determina lo siguiente: 1) la fundamentación tiene como propósito que el Órgano Jurisdiccional efectúe un nuevo examen de confundibilidad de los signos en

    SENTENCIA

  3. V. N ° 289-2000

    LIMA

    conflicto, para con ello llegar a la conclusión que no existe confusión, propósito que es ajeno al fin al que se encuentra destinada la vía contencioso administrativa, conforme a lo sustentado anteriormente; 2) el demandante no ha analizado y como tal no ha acreditado si es que la Autoridad Administrativa ha actuado fuera d las limitaciones y parámetros que le impone la normatividad marcaría o si los hechos expuestos por las partes en a vía administrativa han sido tergiversados, dado que !os hechos son tal como la realidad los exterioriza, no pudiendo ser inventados o desfigurados por la Administración o si la decisión adolece de incoherencia por su evidente falta de adecuación al fin de la norma.

    Décimo Tercero

    De manera que la

    Resolución

    Administrativa materia del proceso no ha sido dictada por órgano incompetente, tampoco resulta contraria a la Constitución, a las leyes, no contiene un imposible jurídico; y ha sido dictada conforme a las normas esenciales del procedimiento y a las formas previstas por la ley, por lo que resulta siendo válida.

    DECISION

    Por lo tanto, de acuerdo a los fundamentos expuestos y encontrándose arreglada a ley la

    Resolución

    número 348/ 2000 / TPI - INDECOPI del trece de marzo del dos mil, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual

    del Tribunal del INDECOPI; de conformidad con la conclusión del Dictamen Fiscal Supremo; la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República: declara INFUNDADA la demanda de fojas veintitrés, interpuesta por don F.O.E. Bellido, en representación de ELEKTRA Sociedad Anónima de Capital Variable; en los seguidos con

    SENTENCIA

    A.V. N° 289-2000

    LIMA

    INDECOPI, sobre impugnación de resolución administrativa: con costas y costos.

    SS.

    S I LVA V.

    TAVARA C.

    CARRION L.

    TORRES C.

    CARRlLLO H.

    LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL SEÑOR VOCAL SILVA VALLEJO, SON COMO SIGUEN: y,

    CONSIDERANDO

    Que en esencia de lo que se trata es de proteger el derecho adquirido por un marca registrada como es el caso de "ELEKTRA" con respecto a otra marca que se pretende inscribir posteriormente con el nombre de "Mega Elektra", en evidente y sensible posibilidad de confusión e inducción a error a los consumidores, es que no es permisible no solamente por la similitud fonética y grafica de ambos términos sino porque ello está contraviniendo al Derecho Marcario y, fundamentalmente, a la Constitución que no ampara el abuso del derecho;

    SENTENCIA

    A.V. N° 289-2000 LIMA

    por tanto MI VOTO es porque, de conformidad con el dictamen fiscal, se declare INFUNDADA la demanda contencioso-administrativa de fojas veintitrés, interpuesta por F.O.E. Bellido en

    representación de ELECTRA Sociedad Anónima de Capital Variable; en los seguidos contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y otros, sobre

    impugnación de resolución administrativa.

    S.

    S I LVA V.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR