Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 2 de Junio de 2003 (Expediente: 000021-2001)

Fecha de Resolución 2 de Junio de 2003
EmisorSala Civil Permanente
Expediente000021-2001
ProcedimientoDEMANDA

SENTENCIA 1

AV. N° 21-2001

LIMA

Lima dos de Junio del dos mil tres.-

VISTOS; con el expediente administrativo acompañado; en audiencia

pública de la fecha, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de

la República emite la siguiente sentencia:

RESULTA DE AUTOS:

1) Que por escrito de fojas setentitrés, UBS AG -representada por don

B.K.R.-, interpone demanda contencioso-administrativa y

la dirige contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de

la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la empresa

United Parcel Service of America Inc., para que se declare la invalidez

de la

Resolución

1172-2000/TPI-INDECOPI, de fecha frece de octubre

del dos mil, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la

Propiedad Intelectual del INDECOPI que confirma la

Resolución

5226-

1999/OSD-INDECOPI, de fecha diez de mayo de mil novecientos

noventinueve, expedida por la Oficina de Signos Distintivos del

INDECOPI, que declaró fundada la observación formulada por United

Parcel Service of America Inc, de Estados Unidos; y denegó la solicitud

de registro de marca de producto UBS presentada por UBS AG., de

Suiza. Asimismo, solicita que se le otorgue el registro de la marca UBS

en la clase cuarentidós de la Nomenclatura Oficial que solicitara ante la

Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

SENTENCIA 2

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LIMA

Señala como fundamentos de hecho que el INDECOPI no ha

respetado las disposiciones del Convenio de París que ha sido ratificado

por el Perú, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones

asumidas por el Gobierno Peruano ante la Organización Mundial de

Comercio, ya que estableció que existía riesgo de confusión entre la

marca de su representada UBS y la marca denominativa UPS ,

aplicando erradamente los criterios para establecer las semejanzas y

diferencias entre ambos conjuntos marcarlos y soslayando la naturaleza

internacional de las operaciones que brindan, estando presentes dichas

marcas en importantes mercados del mundo, donde coexisten sin

provocar error o confusión entre los consumidores.

3) Por resolución de fojas ciento seis, se admite a trámite la demanda

contencioso-administrativa en la vía del proceso abreviado; por escrito

de fojas ciento veintidós, INDECOPI se apersona y contesta la demanda

en forma negativa ya que la resolución administrativa impugnada no ha

incurrido en ninguna causal de nulidad que determine su invalidez o

ineficacia, por lo que concluye solicitando que se declare infundada la

demanda; a fojas ciento cuarentiséis, don A.V.P., en

representación de la empresa United Parcel Service of America Inc.,

contesta la demanda negando los hechos contenidos en la misma,

manifestando que a simple vista se percibe que entre las marcas en

conflicto hay un notorio parecido gráfico y fonético y están destinadas a

proteger los mismos servicios de la Clase cuarentidós de la

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nomenclatura oficial, por lo que la demanda debe declararse infundada;

por auto de fojas ciento sesentiocho se declara la existencia de una

relación jurídica procesal válida y por consiguiente saneado el proceso,

realizándose la audiencia correspondiente a fojas ciento sesentinueve en

el que se fija el punto controvertido y se admiten los medios probatorios;

a fojas ciento setentiséis se prescinde de la audiencia de pruebas y, a

fojas ciento ochentidós el señor Fiscal Supremo en lo Civil emite su

dictamen, quedando expedita la causa para sentenciar.

CONSIDERANDO

S:

PRIMERO

- El artículo 148 de la Constitución Política del Estado

establece que las resoluciones administrativas que causen estado son

susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-

administrativa; y el artículo 540 del Código Procesal Civil señala que la

demanda contencioso-administrativa tiene por objeto declarar la

invalidez o ineficacia de la resolución administrativa.

SEGUNDO

- Que se ha fijado como único punto controvertido el

determinar la invalidez de la

Resolución

1172 2000ITP1-INDECOPI, de

fecha trece de octubre del dos mil, respecto a la pretensión del

demandante consistente en invalidar la indicada resolución.

TERCERO

- En el ámbito del Derecho Administrativo las categorías de

invalidez se expresan de dos maneras: a través de la nulidad absoluta y

de la nulidad relativa o anulabilidad. Es así que en el artículo 43 del

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Decreto Supremo 02-94-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley de

Normas Generales de Procedimientos Administrativos, en cuya vigencia

se dictó la

Resolución

Administrativa que se impugna en la demanda, se

establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que

son dictados por órgano incompetente, sean contrarios a la Constitución

y a las leyes, los que contengan un imposible jurídico; y los que se

hayan dictado prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento

y de las formas previstas por la ley.

CUARTO

- El Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, en

su artículo 128 establece que una marca es todo signo que sirve para

diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de

los productos o servicios de otra persona, y que pueden registrarse

como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente

distintivos y susceptibles de representación gráfica.

QUINTO

- De otro lado, el artículo 132 incisos a), b) y c) del mismo

ordenamiento legal prevé que tratándose de signos denomínativos debe

tenerse en consideración las semejanzas gráfica, fonética y conceptual

entre los signos en litigio, pero que si ellos incluyen palabras genéricas

y/o descriptivas se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de

mayor fuerza distintiva.

SEXTO

- Del análisis de la

Resolución

1172 2000FTPI-INDECOPI del

trece de octubre del dos mil, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual

del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

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del índecopi, obrante a fojas once de estos autos y copiada a fojas

doscientos veintidós, del expediente administrativo acompañado, se

aprecia que el Tribunal del INDECOPI ha tenido en cuenta lo establecido

en los artículos 131, 132, 134 y 135 del Decreto Legislativo 823, al

dilucidar el conflicto suscitado entre los signos en cuestión, `UBS

solicitada por la accionante y UPS que se encuentra registrada a favor

de United Parcel Service of America Inc., concluyendo en que por las

semejanzas fonéticas y gráficas de los signos y la identidad de algunos

de los servicios que distinguen, su coexistencia en el mercado es

susceptible de causar confusión en el público consumidor.

SÉTIMO

- La autoridad administrativa de INDECOPI, al expedir la

Resolución

Administrativa que deniega el registro de la marca de

servicio UBS, ha tenido en cuenta que las marcas en conflicto UBS y

UPS están destinadas a distinguir los mismos servicios de la Clase

cuarentidós de la Nomenclatura Oficial, procediendo de conformidad con

los parámetros establecidos en el Decreto Legislativo 823, a fin de

determinar si se presentaba o no el riesgo de confusión en el

consumidor, habiendo actuado dentro de las limitaciones y parámetros

que establece la Ley Marcaria y en observancia de la Constitución

Política del Estado.

OCTAVO

- De otro lado, el Tribunal de INDECOPI, analizando el

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que

data del año mil ochocientos ochentitrés -invocado por la empresa

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acciónante- ha considerado que el artículo 6 quinquies, sección B

numeral 1 de dicho Convenio, establece que no se otorgará el registro

de una marca cuando sea capaz de afectar derechos adquiridos por

terceros en el país donde la protección se reclama, como ocurre con la

marca solicitada por la demandante, que afecta de manera directa los

derechos derivados del registro de la marca UPS de la observante

United Parcel Service of America Inc, en el Perú, razón por la que

concluye en que no resulta de aplicación al caso de autos; criterio que se

encuentra arreglado a ley.

NOVENO

- Por ello se concluye en que la marca solicitada se encuentra

incursa en la prohibición prevista en el inciso a) del artículo 130 del

Decreto Legislativo 823, concordante con el inciso a) del artículo 83 de la

Decisión

344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; razón por la que

no corresponde su registro; en consecuencia, no se ha incurrido en vicio

alguno que determine la invalidez de la

Resolución

1172-2000/TPI-

INDECOPI de fecha trece de octubre del dos mil de la Sala de Propiedad

Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección

de la Propiedad Intelectual.

DÉCIMO

- Por las razones expuestas y no habiendo acreditado la

empresa accionante que la resolución objeto de impugnación se

encuentre incursa en las causales de nulidad previstas en el artículo 43

del Decreto Supremo 02-94-JUS, normatividad bajo cuya vigencia se

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LIMA

dictó la

Resolución

Administrativa en cuestión, la demanda de autos

resulta infundada.

DECISIÓN

Por las consideraciones anotadas, con lo expuesto en el D.F.

y en aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil: Declararon

INFUNDADA la demanda contencioso-administrativa de fojas

setentitrés, interpuesta por don B.K.R. en

representación de la empresa UBS AG, de Suiza; contra el Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad

Intelectual ? INDECOPI y la empresa United Parcel Service of America

Inc, de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre impugnación de

resolución administrativa; con costas y costos; notifíquese a las partes y

archívese por secretaría oportunamente.

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