Sentencia nº 000460-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Mayo de 2003
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 469-1998/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0460-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 469-1998/OIN
1-19
SOLICITANTE : PFIZER PRODUCTS INC.
Solicitud de patente de invención – Patentabilidad de los usos: aplicación del
artículo 14 de la Decisión 486
Lima, siete de mayo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 8 de junio de 1998, Pfizer Products Inc. (Estados Unidos de América) –
reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud N° 60/049,980 presentada con
fecha 11 de junio de 1997 en los Estados Unidos de América – solicitó patente de
invención para DERIVADOS DE MACROLIDOS C-4" SUSTITUIDOS, cuyos
inventores son Brian Scott Bronk, Takushi Kaneko, Michael Anthony Letavic,
Hengmiao Cheng, Edward Alan Glazer, Bingwei Vera Yang.
Con fecha 9 de agosto de 1999, se otorgó la orden de aviso Nº 99-799, efectuándose
la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 25 de agosto de 1999.
Mediante proveído de fecha 25 de abril del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías requirió a la solicitante que cumpla con presentar el pago por examen de
fondo (pericial), dentro del término de 3 meses, bajo apercibimiento de declararse la
solicitud en abandono.
Con fecha 9 de mayo del 2000, Pfizer Products Inc. presentó la boleta correspondiente
al pago por examen de fondo (pericial). Mediante proveído de fecha 11 de mayo del
2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago por
examen de fondo.
Con fecha 26 de abril del 2001, Pfizer Products Inc. realizó el pago correspondiente a
la primera anualidad a vencer en junio del 2001. Mediante proveído de fecha 6 de
febrero del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el
pago por concepto de anualidad.
Con fecha 20 de junio del 2002, Pfizer Products Inc. realizó el pago correspondiente a
la segunda anualidad a vencer en junio del 2002.
Con fecha 26 de junio del 2002, la examinadora externa de patentes, Gianinna del
Carmen Márquez Mendoza, emitió el Informe Técnico GM 005-2001 (fojas 239 a 243),
tomando en cuenta la memoria descriptiva y 28 reivindicaciones originalmente
presentadas, concluyendo lo siguiente:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0460-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 469-1998/OIN
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1. La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y la
solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que la memoria
descriptiva cumple con el requisito del artículo 28 de la Decisión 486.
2. Las reivindicaciones 1 a 21 y 24 a 28 definen la materia que se desea proteger y
son claras por lo que cumplen con el artículo 30 de la Decisión 486, sugiriéndose
que en el proceso de la reivindicación 24 se modifique la redacción de "un
procedimiento para preparar un compuesto de fórmula" por "un procedimiento para
preparar un compuesto de fórmula 1 según la reivindicación 1", por tratarse del
proceso de síntesis del compuesto de la reivindicación 1.
3. Las reivindicaciones 1 a 21 y 24 a 28 que definen un compuesto o un
procedimiento se consideran susceptibles de patentarse de acuerdo al artículo 14
de la Decisión 48 y no se encuentran dentro del alcance de los artículos 15 y 20 de
la Decisión 486.
4. La reivindicación 22, tal como está redactada hace referencia al uso, por lo que no
se considera patentable de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486, objeción que
puede ser superada al eliminar del texto de la reivindicación la frase "para el
tratamiento de una infección bacteriana o una infección protozoaria en un
mamífero, pez o ave que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz", con lo
que el texto final podría ser: "una composición farmacéutica que comprende un
compuesto según la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable".
5. La reivindicación 23, tal como está redactada define un método terapéutico por lo
que se encuentra contempla dentro de los alcances del artículo 20 inciso d de la
Decisión 486, debiendo ser retirada del pliego de reivindicaciones.
6. Las reivindicaciones 1 a 21 y 24 a 27 cumplen con el requisito de novedad
(artículo 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo del artículo 18 de
la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Asimismo, deberá modificarse la
reivindicación 24 de acuerdo a lo indicado en el punto de suficiencia y claridad.
7. El compuesto intermedio de la reivindicación 28 no cumple con el requisito de
novedad del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo que
deberá retirarse del pliego de reivindicaciones.
8. La reivindicación 22 al hacer referencia a un uso no es patentable (artículo 14 de la
Decisión 486), por lo que deberá retirarse del pliego o modificarla de acuerdo a lo
indicado.
9. La reivindicación 23 que define un método terapéutico no es patentable (artículo 20
de la Decisión 486), por lo que deberá retirarse del pliego.
Mediante proveído de fecha 26 de junio del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías comunicó el Informe Técnico Nº GM 005-2001 a la solicitante, a fin de
que envíe la información o documentación adicional solicitada, o haga valer los
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