Sentencia nº 002233-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Noviembre de 2007
| Fecha de Resolución | 6 de Noviembre de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 278806-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2233-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 278806-2006
1-59
ACCIONANTE : UNILENE S.A.C
EMPLAZADAS : CIRUGIA S.A
DROGUERIA E IMPORTADORA MELY GIN S.R.L.
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial: Fundada -
Limitaciones al derecho de marcas: No aplicable - Riesgo de confusión
entre una marca y un nombre de dominio: Inexistencia - Determinación de
las sanciones: No procede incremento de la multa - Costas y costos
Lima, seis de noviembre del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de mayo del 2006, Unilene S.A.C (Perú) interpuso acción por
infracción a los derechos de propiedad industrial contra Cirugía S.A. en base a
la titularidad de sus marcas MR10, MR10 y etiqueta, MR15, MR20, MR20 y
etiqueta, MR25, MR30, MR30 y etiqueta, MR35, MR40, MR50 y etiqueta, TC,
MC, 20PS53, CIRUGIA PERUANA, HEMOCOLAGEN, que distinguen
productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que:
(i) La empresa denunciada está desarrollando conductas contrarias a la
buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de las actividades
económicas, generando un perjuicio ilícito a los consumidores y al orden
público.
(ii) Antes de constituir la empresa denunciada, sus directivos dirigían otra
compañía denominada Cirugía Peruana S.A. – de la cual su empresa
adquirió por transferencia la titularidad de los registros invocados en la
presente acción – y viene utilizando como estrategia comercial la imitación
de las marcas que, en su momento, utilizó dicha compañía y cuyo uso
exclusivo actualmente le corresponde a su empresa, que resulta ser su
competidora directa en el mercado.
(iii) Existe estrecha vinculación comercial entre las firmas Cirugía S.A y
Cirugía Peruana S.A., por lo que el uso indebido de sus signos distintivos
por parte de Cirugía S.A. no se debe a una casualidad sino a una acción
predeterminada que busca imitar a su empresa y sustraerle clientela y
presencia en el mercado.
(iv) Por otra parte, la empresa Droguería Hofmann S.A.C. - empresa
constituida en Chile y vinculada comercialmente a Cirugía S.A. - intentó
registrar en ese país la marca CIRUGIA PERUANA, registrada a favor de
su empresa, para distinguir productos de la clase 10 de la Nomenclatura
Oficial, la misma que fue denegada. Considera que -mediante el eventual
registro de la marca en Chile- se habría impedido los actos comerciales de
su empresa en el referido país, presumiblemente impulsado por el
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proveedor peruano del solicitante en Chile, esto es, la empresa Cirugía
S.A., la cual comercializa productos signados con su marca registrada en
ese mercado. La vinculación entre las referidas empresas se aprecia en
las Declaraciones Únicas de Aduanas Nº 061400 (del 3 de marzo del
2004), 067339 (del 26 de noviembre del 2004), 032598 (del 4 de junio del
2005) y 027405 (del 9 de mayo del 2005); referidas a las exportaciones
definitivas a Chile, realizadas y declaradas por Cirugía S.A., en las cuales
figura como consignatario de las exportaciones de suturas quirúrgicas.
(v) En el expediente Nº 70629-98/OSD-INDECOPI, la entonces titular de los
mencionados registros de marca, Cirugía Peruana S.A., denunció a
Biolene S.A. por infracción a sus derechos de propiedad industrial
declarándose fundada la denuncia en las dos instancias administrativas.
En dicho caso, la Sala, mediante Resolución Nº 1077-2000/TPI-
INDECOPI de fecha 27 de setiembre del 2000, se pronunció sobre la
acción por infracción interpuesta por Cirugía Peruana S.A. por la
comercialización de productos utilizando sus marcas registradas MR15,
MR20, MR25, MR30, MR35 y MR40, así como sobre la acción de nulidad
de las mismas interpuesta por Biolene S.A., fundamentada en la hipótesis
de que, al momento de otorgarse el registro de las marcas en mención,
dicho término era descriptivo y engañoso. En el presente caso, al igual
que en el citado expediente, el uso indebido de dichas marcas por parte
de la empresa Cirugía S.A. es susceptible de inducir a confusión al público
consumidor, lo cual impide su coexistencia pacífica; sobre todo porque en
cada producto que comercializan las emplazadas se reproduce la
denominación CIRUGÍA, la cual genera riesgo de confusión y asociación
con su marca registrada CIRUGÍA PERUANA, la misma que usualmente
es utilizada en el mercado en forma abreviada, simplemente como
CIRUGÍA.
(vi) Las cajas empaque que reproducen las marcas MR15, MR20, MR25,
MR35, TC15, 20PS53, MC15 y MC25 son materia de una actitud de
aprovechamiento indebido del reconocimiento ganado por las marcas
precitadas, generándole un perjuicio ilícito en el aspecto económico y
comercial.
(vii) La empresa denunciada es titular de las marcas CIRUGIA PRO VIDA
(certificado Nº 87026) y PROVIDA CIRUGIA y logotipo (certificado Nº
96602), las mismas que han sido registradas con la finalidad de
apropiarse indebida e indirectamente del reconocimiento obtenido por su
marca CIRUGIA PERUANA, ya que si bien es cierto que los signos se
encuentran inscritos, en la práctica comercial son usados de manera
distinta y segmentada, haciendo prevalecer la expresión CIRUGÍA, lo cual
ocasiona confusión en el público.
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(viii) La página web de la empresa Cirugía S.A. reproduce casi totalmente su
marca registrada (CIRUGIA PERU vs. CIRUGIA PERUANA) con la que
promociona y comercializa productos de la clase 10 de la Nomenclatura
Oficial, constituyendo una infracción a sus derechos de propiedad
industrial, por lo que solicita el cese de uso de la página web en el
territorio del Perú en cuanto publicite y ofrezca productos vinculados a los
que distingue su registro.
(ix) Resulta claro que el nombre de dominio www.cirugiaperu.com está
cumpliendo funciones distintivas que afectan sus derechos de propiedad
industrial; estando dirigido al público nacional o internacional para
publicitar productos vinculados.
Adjuntó varios documentos para acreditar sus afirmaciones y solicitó lo
siguiente:
- El cese de uso del signo CIRUGIA escrito en letras características, toda
vez que genera confusión en el consumidor respecto del origen
empresarial de los productos que se encuentran en el mercado.
- El cese de uso de la página web: www.cirugiaperu.com en el territorio
peruano.
- La orden de pago de una multa graduada con el perjuicio económico y
comercial sufrido.
- El pago de costas y costos por la tramitación del presente procedimiento
y de una indemnización por los daños y perjuicios causados.
- La publicación de la resolución condenatoria.
Asimismo, solicitó la realización de diligencias de inspección en el domicilio de
Cirugía S.A., en el almacén central del Seguro Social de Salud, en el Instituto
Especializado de Salud del Niño y en Droguería e Importadora Mely Gin S.R.L.
y el dictado de las siguientes medidas cautelares:
- Inmovilización de los productos infractores y, de ser el caso, la
incautación de los mismos.
- Orden de cesación del acto o prohibición del mismo.
- La destrucción del material infractor incautado o inmovilizado y demás
elementos de falsa identificación.
Con fecha 9 de junio del 2006, Unilene S.A.C. precisó que el argumento de su
denuncia está referido a la totalidad de los registros mencionados en la misma.
Asimismo, señaló que, habiendo solicitado la realización de una visita de
inspección en Droguería e Importadora Mely Gin S.R.L. y, a efectos de
materializar la medida cautelar de inmovilización de los productos elaborados
por Cirugía S.A. que se encuentran en el referido local, hace extensiva la
denuncia contra la referida empresa, la cual deberá considerarse en adelante
como co-denunciada en el presente procedimiento.
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