Sentencia nº 000695-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 16 de Julio de 2003
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 921-1999/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0695-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 921-1999/OIN
1-20
SOLICITANTE : PFIZER PRODUCTS INC.
Solicitud de patente de invención – Patentabilidad de los usos: aplicación del
artículo 14 de la Decisión 486
Lima, dieciséis de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de setiembre de 1999, Pfizer Products Inc. (Estados Unidos de
América) – reivindicando prioridad en base a la solicitud N° 60/100,860 de fecha 17
de setiembre de 1998 presentada en los Estados Unidos de América – solicitó
patente de invención para 1,2,3,4-TETRAHIDROQUINOLINAS 2-SUSTITUIDAS 4-
CARBOXIAMINO SUSTITUIDAS, cuyos inventores son Michael Paul DeNinno,
George Tetteh Magnus-Aryitey, Roger Benjamín Ruggeri y Ronald Thure Wester.
Con escritos de fecha 10 de setiembre del 1999, Pfizer Products Inc. presentó los
comprobantes de pago por concepto de reivindicación de una prioridad extranjera y
37 reivindicaciones adicionales a 10.
Con fecha 26 de setiembre del 2000, se otorgó la orden de aviso N° 2000-1069,
efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 19 de
octubre del 2000.
Mediante proveído de fecha 5 de enero del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías, visto en la fecha la publicación efectuada el 19 de octubre del 2000,
comunicó a la solicitante que, de conformidad con el artículo 44 de la Decisión 486,
deberá pedir a la oficina que se efectúe el examen de fondo de la solicitud,
adjuntando el comprobante de pago que acredite el pago por examen de fondo,
dentro del plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha de publicación bajo
apercibimiento de declararse la solicitud en abandono.
Con fecha 18 de enero del 2001, Pfizer Products Inc. solicitó se realice el examen de
fondo y adjuntó el comprobante de pago respectivo. Mediante proveído de fecha 24
de enero del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el
pago por examen de fondo.
Con fecha 31 de mayo del 2002, Pfizer Products Inc. presentó el comprobante de
pago correspondiente a la primera anualidad.
Con fecha 3 de octubre del 2002, la examinadora externa de patentes emitió el
Informe Técnico N° BGG 042-2002, tomando en consideración la memoria
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0695-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 921-1999/OIN
2-20
descriptiva originalmente presentada y 47 reivindicaciones originalmente
presentadas, concluyendo lo siguiente:
(i) La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y
la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que cumple con
los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486. Sin embargo, realizó las
siguientes precisiones:
- " En la reivindicación 1 (página 206, línea 21) dice "…hidrógeno, azufre y
oxígeno" y debe decir: "…nitrógeno, azufre y oxígeno".
- Las reivindicaciones 7 a 19, dependientes de la reivindicación 4, por el
contenido de las mismas deben ser dependientes de la reivindicación 2.
- Por otro lado en las reivindicaciones 1, 36 y 39 que están relacionadas con
el compuesto de formula (I) y "un profármaco del mismo", se debe
eliminar dicha frase (un profármaco del mismo) puesto que no permite
definir claramente el ámbito del compuesto de fórmula (I).
- Asumiendo se realice las modificaciones indicadas se considera que las
reivindicaciones 1 a 26, 36, 39 a 41 son claras por lo que CUMPLEN con
el artículo 30 de la Decisión 486…"
(ii) Las reivindicaciones 37 y 38 se encuentran afectadas por el artículo 14 de la
Decisión 486, por lo que deben ser retiradas del pliego.
(iii) Las reivindicaciones 27 a 35 y 42 a 44 se encuentran dentro de los alcances
del artículo 20 inciso d) de la Decisión 486, referido a la no patentabilidad de
los métodos terapéuticos, por lo que deben ser retiradas del pliego.
(iv) La reivindicación 45 tal como está redactada se relaciona con una forma de
administración, lo que guarda relación con un método terapéutico, por lo que
se encuentra afectada por el artículo 20 inciso d) de la Decisión 486 referido a
la no patentabilidad de los métodos terapéuticos y debe ser retirada del
pliego, así como las reivindicaciones dependientes 46 y 47.
(v) Las reivindicaciones 1 a 26 que definen un compuesto (entiéndase un
producto) y la reivindicación 36, 39 a 41 que definen una composición
farmacéutica (entiéndase un producto), serían patentables de acuerdo al
artículo 14, mas aun al no estar afectadas por los artículos 15 y 20 (inciso d)
de la Decisión 486, siendo susceptibles de patentarse.
(vi) El elemento común a todas las reivindicaciones es el compuesto de fórmula
(I) de la reivindicación 1, por lo que las reivindicaciones 1 a 26, 36 y 39 a 41
guardan unidad de invención y cumplen con lo establecido en el artículo 25 de
la Decisión 486.
(vii) Las reivindicaciones 1 a 2, 36 a 41 cumplen con el requisito de novedad, pero
no cumplen con el requisito de nivel inventivo.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba