Sentencia nº 002634-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 28 de Octubre de 2008
| Fecha de Resolución | 28 de Octubre de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 1450-2005/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2634-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1052-2007/OIN
1-17
ACCIONANTES : NISSIM S.A.C.
ECONOTERMA S.A.C.
CALORIC S.A.C.
TERMOTRONIC S.A.C.
EMPLAZADO : JORGE ALBERTO TILLIT CAMINO
Nulidad de patente de modelo de utilidad: fundada – Requisito de
novedad
Lima, veintiocho de octubre de dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de agosto de 2007, Nissim S.A.C., Econoterma S.A.C., Caloric
S.A.C. y Termotronic S.A.C. (Perú) solicitaron la nulidad de la patente de
modelo de utilidad para CALENTADOR ELECTRÓNICO DE AGUA, inscrita
bajo Certificado N° 323, a favor de Jorge Alberto Tillit Camino. Manifestaron lo
siguiente:
(i) El modelo de utilidad ya existía en el mercado y era de conocimiento del
inventor, quien venía distribuyendo los calentadores de marca
SUPREME. El calentador de marca SUPREME tenía el mismo sistema
que el emplazado menciona haber mejorado y que ha sido patentado, lo
que se puede apreciar de la publicidad del emplazado, en la cual se
indica que el aparato es fabricado 100% en los Estados Unidos de
América.
(ii) En la publicidad se señalaba que el producto era distribuido y/o vendido
en la misma dirección que el emplazado consignó como domicilio en el
Expediente Nº 214-2002/OIN, correspondiente a la solicitud de patente
del modelo de utilidad materia de la presente acción.
(iii) El día 21 de mayo de 1997, se publicó una entrevista al emplazado en el
diario El Comercio, en la cual expresó que venía promocionando
calentadores eléctricos computarizados cuya marca era SUPREME,
siendo sus características idénticas a las del producto patentado.
(iv) El emplazado copió todo el sistema utilizado por los productos de marca
SUPREME y empezó a producir los mismos productos, bajo la marca
HOT BOX.
(v) La empresa Niagara Industries, con sede en los Estados Unidos de
América, tiene patentado un calentador de agua electrónico sin tanque,
el cual tiene las mismas especificaciones técnicas que las patentadas
por el emplazado. El número de la patente es 5,408,578.
(vi) En el procedimiento de concesión de la patente, el emplazado señaló
que su sistema facilitaría el intercambio de elementos de temperatura,
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las bridas y tamaño de los tubos de 1 y ¼ pulgadas, siendo la ventaja
del modelo de utilidad que las resistencias podían ser cambiadas; sin
embargo, hace muchos años atrás ya existían calentadores con piezas
intercambiables, en especial, con las resistencias con un sistema
roscable (bridas).
(vii) No es posible conceder una patente a un invento o aplicación que ya
existía y que era utilizado en diversas formas, tamaños y estilos por
distintas empresas.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 28 de octubre de 2007, Jorge Alberto Tillit Camino (Perú) absolvió el
traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) Las accionantes no han señalado cuál es la causal sobre la base de la
cual se interpone la acción de nulidad.
(ii) El modelo de utilidad patentado ha sido sometido a las reglas nacionales
e internacionales, siendo concedido por la Autoridad competente, por lo
que es irrelevante que haya comercializado los calentadores de marca
SUPREME.
(iii) El calentador de marca SUPREME no tenía las mismas características
que el modelo patentado.
(iv) Se debe tener en cuenta que las empresas accionantes Caloric S.A.C.,
Econoterma S.A.C. y Termotronic S.A.C. fueron sancionadas por
INDECOPI, pues vendían termas eléctricas como si fueran electrónicas,
es decir, efectuaban publicidad engañosa, lo que se puede apreciar en
la Resoluciones N° 417-2004/TDC-INDECOPI y 1737-2006/TDC-
INDECOPI.
(v) Las accionantes pretenden sustraerse de la acción penal iniciada en su
contra por copia del modelo de utilidad, ya que los calentadores
producidos por ellas utilizan el modelo de utilidad patentado, el cual
consiste en el intercambio de elementos de temperatura, las bridas y
tamaño de los tubos, siendo la ventaja que las resistencias son
intercambiables, pues las termas que producían tenían las resistencias
selladas, por lo que no se podían realizar reparaciones.
(vi) Las accionantes debieron formular su oposición en el procedimiento
correspondiente y no iniciar, luego de cinco años, la nulidad de su
patente de modelo de utilidad.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 14 de diciembre de 2007, Nissim S.A.C. señaló lo siguiente:
(i) En la publicidad que viene efectuando el emplazado se aprecia que el
producto patentado es idéntico a los productos comercializados por él.
(ii) Si bien el emplazado ha señalado que las características del producto
SUPREME, que alguna vez comercializó, son diferentes del que viene
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