Sentencia nº 000303-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 20 de Marzo de 2003
| Fecha de Resolución | 20 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 838-1998/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0303-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 838-1998/OIN
1-17
SOLICITANTE : F. HOFFMAN –LA ROCHE AG
Solicitud de patente de invención – Patentabilidad de los usos: aplicación del
artículo 14 de la Decisión 486
Lima, veinte de marzo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES.
Con fecha 7 de setiembre de 1998, F. Hoffmann –La Roche AG (Suiza) - reivindicando
prioridad en base a la solicitud Nº 60/058, 324 de fecha 9 de setiembre de 1997
presentada en los Estados Unidos de América - solicitó patente de invención para
CICATRIZACIÓN DE FRACTURAS UTILIZANDO ANALOGOS DE PTHrP, C.I.P.7
C07K 14/635, A61K 38/29, cuyo inventor es Brian Henry Vickery, la misma que consta
de 25 reivindicaciones.
Con fecha 14 de octubre de 1998, F. Hoffmann – La Roche AG presentó copia del
documento de cesión del inventor a favor de Syntex (U.S.A.) Inc. y de la cesión de
Syntex (U.S.A.) Inc. a favor de su empresa.
Con fecha 11 de noviembre de 1999, se otorgó la orden de aviso, efectuándose la
correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 20 de noviembre de
1999.
Con fecha 8 de abril del 2002, la examinadora externa de patentes emitió el Informe
Técnico Nº GM 009-2002, en el cual concluyó que:
i) La reivindicación 1, que define “un método de cicatrización de hueso y
reparación de fracturas…”, no es patentable por definir un método terapéutico,
por lo que debe ser retirada en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la
Decisión 486.
ii) La reivindicación 2, que define: “el uso de un análogo polipeptídico…”, no es
patentable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486.
iii) Las reivindicaciones 3 a 15 se han redactado como “el método de la/las
reivindicación/nes.. o el uso de las reivindicación/nes…”, al no ser específicas
no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.
Asimismo, precisó que si la solicitante logra superar la objeción de la patentabilidad,
debe tener en cuenta que el análogo descrito en la reivindicación 1 pertenece al
estado de la técnica, por lo que no cumple con el requisito de novedad establecido en
el artículo 16 de la Decisión 486. Precisó que existen los siguientes antecedentes que
destruyen la novedad: WO 9502610 (Syntex Inc.), publicada el 26 de enero de 1995,
WO 9707815 (Syntex Inc.), publicada el 6 de marzo de 1997, WO 9401460 (Syntex
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Inc.), publicada el 20 de enero de 1994 y WO 9640775 (Syntex Inc.), publicada el 19
de diciembre de 1996.
Con fecha 8 de agosto del 2002, F. Hoffmann – La Roche AG absolvió el Informe
Técnico GM 0009-2002 manifestando que:
(i) Está acompañando un nuevo pliego de 15 reivindicaciones enmendadas, las
mismas que no implican una ampliación de la invención y están referidas al uso
de un análogo polipéptido, y un análogo polipeptídico del péptido relacionado
con la hormona humana paratiroidea y de sales del mismo.
(ii) El Decreto Supremo N° 010-97-ITINCI en su artículo 4 dispuso la posibilidad
de patentar segundos usos a condición que se cumplan con los requisitos de
novedad, altura inventiva y aplicación industrial, siendo dicha normatividad
convalidada por la Secretaría General de la Comunidad Andina en su
Resolución N° 79. Asimismo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC, vigente desde
el 1° de enero del 2000 para el Perú, establece en su artículo 70.2 la protección
de la materia existente al tiempo que entró en vigencia
(iii) Dado que las normas legales vigentes la consagran, es posible la
patentabilidad de los usos, no pudiendo ser afectada dicha normatividad por
una resolución del Tribunal Andino.
(iv) La descripción señala que los compuestos de la presente invención muestran
menos efectos secundarios (hipercalcemia) y mejor actividad en comparación
con PTH, PTHrP o análogos de los mismos que no tienen el segmento de
hélice anfipática. Adjuntó datos experimentales que demuestran las ventajas
mencionadas.
Con fecha 12 de setiembre del 2002, la examinadora externa de patentes emitió el
Informe Técnico Nº GM 0009-2002/A, en el cual concluyó que las reivindicaciones 1 a
15, por referirse al USO de un análogo polipeptídico del péptido relacionado con la
hormona paratiroidea (PTHrP), no son susceptibles de ser protegidas, en
concordancia con la interpretación del artículo 1 de la Decisión 344 - equivalente al
artículo 14 de la Decisión 486 - realizada por el Tribunal Andino en el Proceso 89-AI-
2000, que sólo considera patentables a las invenciones relacionadas a productos o
procedimientos; y no a los usos.
Mediante Resolución Nº 1134-2002/OIN-INDECOPI de fecha 24 de setiembre del
2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención
solicitada. Consideró lo siguiente:
(i) Las nuevas 15 reivindicaciones están referidas al uso análogo polipeptídico del
péptido relacionado con la hormona paratiroidea (PTHrP), por lo que no
resultan ser susceptibles de protección, de conformidad con lo dispuesto por el
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