Sentencia nº 001012-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 25 de Julio de 2006
| Fecha de Resolución | 25 de Julio de 2006 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 258465-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1012-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1086-2001/OIN
1-24
SOLICITANTE : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH &
CO.KG
(inicialmente BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA
KG)
Solicitud de patente de invención- Modificaciones a la solicitud –
Suficiencia y claridad de las reivindicaciones – No invenciones y
exclusiones a la patentabilidad – Unidad de invención – Novedad – Nivel
inventivo
Lima, veinticinco de julio del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de octubre del 2001, Boehringer Ingelheim Pharma KG
(Alemania) - reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud Nº 100 54
036.8, presentada el 31 de octubre del 2000 en Alemania - solicitó patente de
invención para FORMULACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE INHALACIÓN CON
UNA SAL DE TIOTROPIO, cuyos inventores son Karin Drechsel, Barbara
Niklaus-Humke, Christel Schmelzer y Petra Barth.
Con fecha 29 de enero del 2003, se otorgó la orden de aviso N° 092-2003,
efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el
24 de marzo del 2003.
Con fecha 4 de junio del 2003, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
señaló que Boehringer Ingelheim Pharma KG le ha cedido los derechos
expectaticios, por lo que solicita se le considere como solicitante Adjuntó
documentos a fin de sustentar lo expuesto.
Mediante proveído de fecha 6 de junio del 2003, la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías tuvo como solicitante a Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Con fecha 9 de agosto del 2004, el examinador de patentes emitió el Informe
Técnico N° JC 17-04 señalando lo siguiente:
(i) Suficiencia y claridad
- Las reivindicaciones 1 a 28 definen la materia para la cual se solicita
protección, son claras, concisas y están sustentadas por la
descripción, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 30
de la Decisión 486. Sin embargo, en la reivindicación 1 se debe
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especificar que entre los estabilizantes se puede escoger de “lecitina
de soja, ácido oleico, ésteres de sorbitato, polivinilpirrolidona, entre
otras”, tal como se describe en la página 8 de la memoria descriptiva.
- La reivindicación 29 no cumple con el requisito de claridad, ya que
describe un simple proceso de adición, lo que pertenece al estado de
la técnica y no agrega materia nueva a la reivindicación, por lo que
debe ser retirada del pliego de reivindicaciones.
(ii) No invenciones y exclusiones a la patentabilidad
- Las reivindicaciones 18 a 27, referidas al uso, no son patentables en
concordancia con la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486
por el Tribunal de Justicia de la Comisión de la Comunidad Andina en
el Proceso 89 – AI – 2000, publicado en la Gaceta Oficial N° 722 del
12 de octubre del 2001, que sólo considera patentables los productos
o procedimientos, por lo que deben ser retiradas del pliego de
reivindicaciones.
- La reivindicación 28 se encuentra dentro de los alcances del artículo
20 inciso d) de la referida norma, que señala que los métodos
terapéuticos no son patentables, por lo que deberá ser retirada del
pliego de reivindicaciones.
- Las reivindicaciones 1 a 17, al definir un producto y no estar
afectadas por los artículos 15, 20 y 21 de la Decisión 486, se
consideran susceptible de patentarse.
(iii) Los antecedentes más cercanos son las siguientes publicaciones:
- D1: AU 761858 CARTUCHO DE DOS CÁMARAS PARA
ATOMIZADORES, publicado el 8 de mayo del 2000 (Boehringer
Ingelheim Pharma KG).
- D2: AU 740543 NUEVA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS
ACUOSOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AEROSOLES LIBRE DE
GAS PROPELENTE, publicado el 17 de julio de 1998 (Boehringer
Ingelheim Pharma KG).
(iv) Requisito de novedad
- La reivindicación 1 no cumple con el requisito de novedad, toda vez
que se encuentra anticipada por las formulaciones descritas en los
documentos D1 y D2.
- La formulación del documento D1 anticipa la formulación descrita en
las reivindicaciones 2, 3, 5, 8 al 14 y 16 de la solicitud.
- La reivindicación 4 se diferencia de la formulación del documento D1
en que presenta como principio activo al monohidrato de bromuro de
tiotropio, en tanto que en el documento D1 el principio activo es
bromuro de tiotropio.
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