Sentencia nº 000106-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 2 de Marzo de 2001

Fecha de Resolución 2 de Marzo de 2001
EmisorSala Especializada en Propiedad Intelectual
Expediente402-1996/OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 106-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°402-1996-OIN / 304-1997-OIN
1-19
ACCIÓN DE NULIDAD DE LA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD:
ACCIONANTE : EDECAR S.R.Ltda.
EMPLAZADA : NEGOCIACION FUTURA S.A.
ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:
ACCIONANTE : NEGOCIACION FUTURA S.A.
EMPLAZADAS : MATERIALES Y PLASTICOS S.A. - PLASTIMAT
EDECAR S.R.Ltda.
Nulidad de patente de modelo de utilidad – Novedad – Infracción a los
derechos de patente de modelo de utilidad
Lima, dos de marzo de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de mayo de 1996, Edecar S.R.Ltda. (Perú) solicitó bajo expediente Nº
402-1996-OIN, la nulidad de registro del modelo de utilidad VARILLA PLASTICA
PERFORADA PARA SER USADA EN LAS ARISTAS DE MESAS, MUROS Y
PAREDES QUE ESTÉN REVESTIDOS DE MAYÓLICAS registrado a favor de
Negociación Futura S.A. bajo título N° 0036. Manifestó que dicho modelo es idéntico
al que comercializa su empresa desde el año 1991 bajo la marca BORDEPLAST -
registrada desde el 5 de marzo de 1993 para distinguir perfiles rígidos de PVC - por
lo que no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 97 del Decreto Legislativo
823. Precisó que antes de solicitar el registro de su marca solicitó una búsqueda de
antecedentes de un producto similar al suyo en la División de Patentes de la
Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC, emitiéndose el Informe Técnico Nº
DIPI/do-100-91 en el sentido de que no se había encontrado modelo alguno similar
al solicitado. Indicó que la emplazada no ha hecho más que inscribir un producto que
se encontraba en el mercado desde hace años sin haber añadido alguna utilidad,
ventaja o efecto técnico a los productos ya existentes, por lo que su inscripción
deviene en nula. Indicó que el producto indebidamente patentado como modelo de
utilidad además de ser una copia idéntica del fabricado por su licenciataria,
Materiales y Plásticos S.A. - PLASTIMAT, también es fabricado por empresas
extranjeras. Adjuntó diversos documentos para acreditar lo manifestado.
Con fecha 12 de agosto de 1996, Negociación Futura S.A. (Perú) absolvió el traslado
de la acción de nulidad manifestando que las pruebas presentadas por la accionante
sobre la supuesta falta de novedad de su modelo de utilidad resultan irrelevantes, ya
que del Informe DIPI/do-100-91 emitido por la División de Patentes (de la Dirección
de Propiedad Industrial del ITINTEC) con fecha 16 de octubre de 1991, se
desprende que a esa fecha no se había encontrado ningún modelo similar. Además,
las fotocopias de la revista italiana y las facturas emitidas por distintas empresas
presentadas por la accionante como pruebas, tampoco acreditan la supuesta falta de
novedad de su modelo de utilidad, ya que las primeras no cuentan con fecha cierta y
las segundas han sido emitidas con posterioridad a su solicitud. Solicitó se sancione
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 106-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°402-1996-OIN / 304-1997-OIN
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a la solicitante con el pago de las costas y costos que demande el presente
procedimiento.
Con fecha 21 de agosto de 1996, la Coordinadora Legal de la Oficina de Invenciones
y Nuevas Tecnologías solicitó, para mejor resolver, la emisión de un informe técnico
con el fin de determinar si las pruebas y argumentos presentados por las partes
constituyen antecedentes que ameriten la nulidad de la patente de modelo de
utilidad en cuestión.
Con fecha 23 de agosto de 1996, Edecar S.R.Ltda. presentó un escrito ampliatorio
acompañando nuevas pruebas.
Con fecha 21 de mayo de 1997, el Coordinador de Examinadores Externos de la
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió el Informe Técnico Nº 013-
97/INDECOPI-OINT. Señaló que la nulidad de la patente de modelo de utilidad
solicitada es procedente en forma parcial, a saber: en relación a las características de
las perforaciones rectangulares intercaladas en la cara anterior de la varilla Nº 3. En tal
sentido, concluyó que el elemento reivindicable del modelo registrado es la presencia
de acanaladuras longitudinales en la cara anterior de la tira longitudinal.
El referido Informe fue puesto en conocimiento de las partes por el plazo de 15 días,
a efectos de que expusieran los argumentos que estimaren pertinentes.
Con fecha 30 de junio de 1997, Negociación Futura S.A. manifestó que ni el escrito
ampliatorio ni las pruebas presentadas por Edecar S.R.Ltda. con fecha 23 de agosto
de 1996 - que sirvieron de base para la emisión del Informe Técnico Nº 013-
97/INDECOPI-OINT - fueron puestas en su conocimiento, por lo que solicitó la
nulidad de lo actuado hasta el estado de notificarse a su empresa de las citadas
actuaciones.
Con fecha 14 de julio de 1997, Edecar S.R.Ltda. aclaró con relación a lo manifestado
Informe Técnico Nº 013-97/INDECOPI-OINT – respecto a que no eran conocidas las
acanaladuras longitudinales - que en las páginas 1, 3, 5 y 6 del Manual de
Colocación y uso, de 1990, de la empresa española EMAE, Complementos S.L. se
muestra claramente que las acanaladuras longitudinales intercaladas por
perforaciones diversas eran conocidas y utilizadas desde fecha muy anterior a la
presentación de la solicitud del modelo de utilidad cuya nulidad se solicita.
Mediante proveído de fecha 13 de octubre de 1997, la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías - de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 inciso c) y 82 del
Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos aprobado por D.S. 002-94-JUS y en la Directiva N° 002-96-TRI de
fecha 23 de diciembre de 1996 - declaró nulo todo lo actuado desde el 18 de octubre de
1996 (fojas 63 a 99), por defectos en la tramitación del expediente y puso en
conocimiento de la emplazada las pruebas presentadas por Edecar S.R.Ltda. con fecha
23 de agosto de 1996.

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