Sentencia nº 001209-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 5 de Noviembre de 2005
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 200754-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1209-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°200754-2004
acumulado al 204686-2004
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ACCIONANTE : GRUPO P.I. MABE S.A. DE C.V.
EMPLAZADA : DIEZ EDITORES S.A.
Acción de cancelación por falta de uso – Reducción de la lista de
productos que distingue la marca
SOLICITANTE : GRUPO P.I. MABE S.A. DE C.V.
OPOSITORA : DIEZ EDITORES S.A.
Solicitud de registro de marca de producto – Notoriedad de la marca de la
opositora: No acreditada – Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia
Lima, quince de noviembre del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de enero del 2004, en el expediente N° 200754-2004, Grupo P.I.
Mabe S.A. de C.V. (México) solicitó la “cancelación parcial” de la marca de
producto KIDY’S, registrada en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial a favor
de Diez Editores S.A. (certificado N° 68211). Señaló que debe cancelarse la
marca KIDY’S en relación con todos y cada uno de los productos que no usa y
para los cuales fue registrada y, en caso que no distinguiera ninguno de los
productos para los cuales se encuentra registrada, solicitó se proceda a
eliminar la marca del registro pertinente. Agregó que cuenta con legítimo
interés para solicitar la presente acción de cancelación en atención a que ha
solicitado, mediante expediente N° 135120-2001, el registro de la marca
CHICOLASTIC KIDDIES y diseño, la cual ha sido denegada por resultar
confundible con la marca KIDY’S. Precisó que está solicitando la “cancelación
total” de la marca en cuestión y no su “cancelación parcial”.
Mediante proveído de fecha 12 de febrero del 2004, la Oficina de Signos
Distintivos requirió a la accionante para que cumpla con precisar, en el plazo de
60 días hábiles, si lo que desea es la cancelación parcial o total de la marca
KIDY’S, registrada bajo certificado N° 68211.
Con fecha 17 de febrero del 2004, Grupo P.I. Mabe S.A. de C.V. precisó que
está pidiendo la “cancelación parcial” de la marca en cuestión.
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Mediante proveído de fecha 18 de febrero del 2004, la Oficina de Signos
Distintivos requirió a la accionante para que cumpla, dentro del plazo otorgado,
con precisar qué productos serán materia de la “cancelación parcial”.
Con fecha 24 de febrero del 2004, Grupo P.I. Mabe S.A. de C.V. manifestó que
quien solicita “cancelación parcial” no está obligado a señalar cuáles son los
productos que desea se cancelen, ya que, de acuerdo a la ley, de solicitarse la
cancelación parcial de una marca se procederá a cancelar el registro de todos
aquellos productos para los cuales el titular no hubiera usado la marca. En tal
sentido, solicitó se deje sin efecto el proveído de fecha 18 de febrero del 2004.
Mediante proveído de fecha 11 de marzo del 2004, la Oficina de Signos
Distintivos dejó sin efecto el proveído de fecha 18 de febrero del 2004 y corrió
traslado de la acción de cancelación interpuesta, dejando constancia que se
procedería a cancelar del registro todos aquellos productos para los cuales el
titular no pueda acreditar su uso, de conformidad con el artículo 165 de la
Decisión 486.
Con fecha 5 de mayo del 2004, Diez Editores S.A. (Perú) absolvió el traslado
de la acción de cancelación interpuesta manifestando lo siguiente:
(i) La accionante carece de interés para solicitar la presente cancelación,
por cuanto el signo que pretende registrar (KIDDIES) no cumple con el
requisito de distintividad al ser claramente confundible con su marca
KIDY’S (sic), por lo que el supuesto interés alegado por la accionante no
tiene un soporte real, ya que el signo KIDDIES evidentemente está
destinado a no ser inscrito.
(ii) Desde el otorgamiento del registro de su marca, su empresa ha hecho
uso de su marca KIDY’S para distinguir productos de la clase 16, como
son las ediciones de la revista KIDY’S, suplemento sabatino del diario
“La República” editado por Grupo La República S.A., empresa a la cual
se encuentra vinculada mediante un convenio para el uso de sus “logos”.
(iii) El referido suplemento desde 1999 al 2003 se ha puesto en
conocimiento de aproximadamente 52 800 000 lectores, por lo que
carece de sustento la cancelación solicitada.
Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 2 de junio del 2004, Grupo P.I. Mabe S.A. de C.V. manifestó que la
emplazada no ha acreditado el uso de su marca en el período que
corresponde, ya que la mayoría de documentos presentados están referidos a
un periodo anterior al 22 de enero del 2001, además del hecho que, si bien se
han presentado documentos que certifican el tiraje del diario “La República”, no
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existe constancia del tiraje del suplemento KIDY’S. Señaló que el signo KIDY’S
jamás se utilizó a título de marca para identificar un producto de venta en el
mercado sino que se ha utilizado para distinguir una sección del diario que se
vende bajo la marca LA REPÚBLICA, razón por la que debe declararse
fundada la acción de cancelación interpuesta.
Con fecha 5 de marzo del 2004, en el expediente N° 204686-2004, Grupo P.I.
Mabe S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto
constituida por la denominación CHICOLASTIC KIDDIES escrita en letras
características, donde el término CHICOLASTIC aparece sobre el diseño de un
oso, dentro de una figura elíptica, y el término KIDDIES, dentro de una figura
con bordes ondeados; conforme al modelo, para distinguir pañales
desechables para bebés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de mayo del 2004, Diez Editores S.A. (Perú) formuló oposición
manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa es titular de la marca de producto KIDY’S en la clase 16 de
la Nomenclatura Oficial (Certificado N° 68211), con la cual el signo
solicitado (cuya palabra predominante es KIDDIES) es gráfica, fonética y
conceptualmente similar, por lo que debe ser denegado.
(ii) Si bien los productos con la marca KIDY’S y el signo CHICOLASTIC
KIDDIES no son iguales, el público que accede a dichos productos por
voluntad propia o por una necesidad es básicamente el mismo y
evidentemente incurriría en confusión acerca de la procedencia de
ambos productos, ello en virtud a que, desde el otorgamiento de su
marca KIDY’S, se ha hecho uso de la marca para distinguir productos de
la clase 16, como son las ediciones de la revista KIDY’S, suplemento
sabatino del diario “La República”, el cual es ampliamente conocido al
estar todos los días a la vista del público y al ser dicho diario el que
introdujo al Perú la venta conjuntamente con el diario de valores
agregados, tales como CD’s, videos, libros, enciclopedias, fascículos,
relojes, láminas, albumes, polos, etc.
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