Resolución nº 000360-2014/DIN de Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 24 de Marzo de 2014
| Presidente | DINJCAR |
| Fecha de Resolución | 24 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías |
| Número de expediente | 936-2011/DIN |
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
EXPEDIENTE Nº 000936-2011/DIN
RESOLUCIÓN Nº
000360-2014/DIN-INDECOPI
Lima, 24 de marzo de 2014
Patente de invención: Denegada – Unidad de Invención – Claridad y sustento de las reivindicaciones
Mediante expediente Nº 000936-2011/DIN, iniciado el 26 de abril de 2011, con fecha de presentación internacional PCT el 27 de octubre de 2009 y prioridad de fecha 27 de octubre de 2008, SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC. de Estados Unidos de América, solicita el ingreso en fase nacional PCT de la patente de invención para "INHIBIDORES DE mTOR CINASA PARA INDICADORES DE ONCOLOGIA Y ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA TRAYECTORIA mTOR/PI3K/AKT", C.I.P.8 A61K 31/4985; C07D 487/04; A61P 35/00, cuyos inventores son JAN ELSNER; ROY L. HARRIS; BRANDEN LEE; DEBORAH MORTENSEN; GARRICK PACKARD; PATRICK PAPA; SOPHIE PERRIN-NINKOVIC; JENNIFER RIGGS; SABITA SANKAR; JOHN SAPIENZA; GRAZIELLA SHEVLIN; LIDA TEHRANI; WEIMING XU; JINGJING ZHAO; JANSON PARNES; LOUI MADAKAMUTIL; KIMBERLY FULTZ y RAMA K. NARLA.
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ANALISIS DE LO ACTUADO
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1.
Legislación pertinente
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
El literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que no serán patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un
único concepto inventivo.
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El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.
Finalmente, el artículo 45 de la misma norma establece que si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.
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2.
Examen de patentabilidad
Mediante Informe Técnico PCG 95-2012, que corre de fojas 738 a 752 del expediente, se analizó el pliego de 60 reivindicaciones presentado originalmente, concluyéndose que:
• Las reivindicaciones 1 a 50 no cumplen con los requisitos de claridad y sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que:
- Las reivindicaciones 1 y 28 no son claras al utilizar los términos “cicloalquilo”,
“cicloalquilalquilo”, sin indicar alguna característica limitante de los mismos, lo que implicaría a todo radical que comprende carbono e hidrógeno en su estructura sin importar el número de miembros, con lo que serían innumerables y muy variados los radicales a los que se puede hacer referencia.
Asimismo, utilizan el término “arilo”, el cual es impreciso y muy general, dado que no limita el alcance de protección, puesto que no indica el número de miembros que forman el anillo, lo cual conduciría a innumerables y muy variados radicales.
Además, utilizan los términos “heterociclilo” y “heterociclilalquilo”, sin indicar alguna característica limitante de los mismos, lo que implicaría a todo anillo con, por lo menos, un heteroátomo, con lo que serían innumerables y muy variados los radicales que se pueden utilizar en dicha sustitución.
Por otro lado, utilizan el término “solvato”, el cual es muy general puesto que abarca a muchas realizaciones, las cuales no se encuentran sustentadas en la descripción, ya que no se señala el tipo de solvente con el que se forma el 2 de 10
solvato, ni la relación estequiométrica del solvente con el principio activo, por lo cual dicho termino deberá ser retirado.
Asimismo, utiliza el término “profármaco”, el cual no se considera claro porque no define con precisión el ámbito de protección.
Además, utiliza el término “sustituido”, sin indicar a qué sustituyente se refieren, con lo que serían innumerables y muy variados los radicales que se pueden utilizar en esta sustitución.
Por otro lado, el ámbito de las reivindicaciones 1 y 28 no se encuentra debidamente sustentado en los ejemplos de realización.
- Las reivindicaciones 2 a 27 carecen de claridad al ser dependientes de la reivindicación 1 cuestionada.
Además, en la reivindicación 2 se utiliza el término “arilo”, el cual se considera como un término impreciso y muy general, dado que no limita el alcance de protección de...
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