Sentencia nº 001014-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 1 de Agosto de 2001
| Fecha de Resolución | 1 de Agosto de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9994102-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1014-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9994102
1-18
SOLICITANTE : ADC TELECOMMUNICATIONS, INC.
OPONENTE : AUTOMATIC DATA CAPTURE CORPORATION S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen actividades económicas y
productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, uno de agosto de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de octubre de 1999, ADC Telecommunications, Inc. (Estados Unidos
de América) solicitó el registro de la marca de producto ADC para distinguir todo tipo
de equipos de telecomunicaciones, tales como productos y sistemas en los campos
de la comunicación por banda ancha, difusión, transmisión por cable, cables
coaxiales, alambres de cobre, fibra óptica, radio, teléfonos, telefonía, televisión,
pares trenzados, alambres, inalámbricos y otras tecnologías de telecomunicaciones,
donde todos abarcan la transmisión o transferencia de voz, audio, vídeo, texto y/o
datos; y programas para computadoras para uso en la operación, monitoreo,
manejo, conexión y/o integración de equipos y sistemas de telecomunicaciones y
todos los demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 14 de enero del 2000, Automatic Data Capture Corporation S.A. (Perú)
formuló observación manifestando que se constituyó con fecha 12 de setiembre de
1994 con la denominación social ADC Corporation S.A., la cual fue modificada a
Automatic Data Capture Corporation S.A. el 9 de diciembre de 1996 y desde ese
momento ha venido usando las siglas A.D.C.C. S.A., para la comercialización de
productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Precisó que es titular del nombre
comercial ADCC registrado en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado
N° 2411 y de la marca de servicio ADCC registrada en la clase 42 de la
Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 14105, a los cuales el signo solicitado
resulta gráfica y fonéticamente semejante. Adjuntó copias legalizadas del Testimonio
de constitución y del Testimonio de cambio de denominación y modificación parcial
del estatuto de su empresa, así como copias de diversas facturas y publicidad.
Con fecha 7 de marzo del 2000, ADC Telecommunications, Inc. absolvió el traslado
de la observación manifestando que las marcas y el nombre comercial son elementos
distintos de la propiedad industrial, por lo que no puede existir posibilidad de confusión
entre los mismos. Señaló que mientras el nombre comercial registrado es un signo
mixto conformado por un código de barras oblicuo en color negro, seguido de la
denominación ADCC en color rojo (la letra A sin línea horizontal), subrayada en rojo, el
signo solicitado es únicamente denominativo. Precisó que a nivel denominativo los
signos en conflicto no presentan ningún término en común, ya que el signo solicitado
se encuentra únicamente conformado por la expresión ADC, la cual no aparece en el
nombre comercial de la observante; los signos están conformados por un diferente
número de sílabas y letras y el nombre comercial de la observante presenta en su
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1014-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9994102
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estructura los términos AUTOMATIC, DATA, CAPTURE, CORPORATION y S.A., los
cuales no están presentes en el signo solicitado. Indicó que el signo solicitado
constituye la porción principal y distintiva del nombre comercial que identifica a su
empresa a nivel internacional: ADC Telecommunications, Inc., lo cual elimina toda
posibilidad de confusión. Finalmente, manifestó que no existe posibilidad de
confusión entre el signo solicitado ADC y AUTOMATIC DATA CAPTURE
CORPORATION S.A. ADCC y diseño, por cuanto el primero distingue productos de
la clase 9 de la Nomenclatura Oficial que son empleados para el ramo de las
telecomunicaciones, mientras que la marca de la observante identifica servicios de la
clase 42, los cuales están relacionados al área de cómputo (ordenadores), es decir,
no existe vinculación entre ellos. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 24 de abril del 2000, Automatic Data Capture Corporation S.A. manifestó
que las siglas ADCC constituyen la parte más importante de su signo distintivo, ya que
destacan sobre los demás componentes de la figura que lo conforma y el público
consumidor identifica sus productos a través de dichas siglas sin necesidad de
recordar el nombre completo de su empresa que es muy extenso.
Mediante Resolución N° 14678-2000/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del
2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación y denegó el
registro solicitado. Consideró lo siguiente:
- Del análisis de los avisos publicitarios y las facturas presentadas, se desprende
que el observante ha demostrado el uso y conocimiento del nombre comercial
constituido por la denominación ADCC y figura para distinguir actividades
económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial.
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran
relacionados con las actividades económicas que distingue el nombre comercial
registrado.
- Los signos en conflicto constituyen denominaciones de fantasía, por lo que no son
susceptibles de evocar concepto alguno que pueda considerarse similar.
- La denominación ADC, elemento constitutivo del signo solicitado está incluida en la
conformación de la denominación ADCC, elemento más importante del nombre
comercial del observante.
- El signo solicitado carece de elemento denominativo o figurativo alguno que le
aporte la distintividad que requiere para diferenciarse del nombre comercial del
observante.
Con fecha 27 de diciembre del 2000, ADC Telecommunications, Inc. interpuso
recurso de apelación manifestando que la presencia del color rojo en la marca
registrada contribuye a distinguir dicha marca del signo solicitado. Señaló que
mientras que el signo solicitado está compuesto por tres fonemas, el signo de la
oponente está compuesto por 17 fonemas. Precisó que la letra A de la abreviatura
ADCC resulta prácticamente imperceptible, ya que ésta aparece fusionada con el
código de barras que aparece en forma inclinada, por lo que el consumidor va a
reconocer dicha marca como DCC. Señaló que las escasas facturas y avisos
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