Sentencia nº 000642-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 13 de Julio de 2004

Fecha de Resolución13 de Julio de 2004
EmisorSala Especializada en Propiedad Intelectual
Expediente183103-2003/
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0642-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 183103-2003
1-24
ACCIONANTE : TUNUPA S.A.C.
EMPLAZADA : HAUKAYPATA E.I.R.L.
Nulidad de registro de marca – Mala fe al obtener el registro de una marca:
Inexistencia – Marca confundible con un nombre comercial protegido:
Inexistencia – Marca que afecta la identidad o prestigio de una persona jurídica:
Inexistencia
Lima, trece de julio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de junio del 2003, Tunupa S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad de la marca
TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo, registrada a favor de Haukaypata
E.I.R.L., bajo certificado N° 27976, para distinguir servicios de la clase 42 de la
Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Desde el 6 de julio del 2001 viene utilizando en forma ininterrumpida el nombre
comercial TUNUPA, para identificar su restaurante ubicado en San Isidro.
(ii) La emplazada registró la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANTE y
logotipo con evidente mala fe, puesto que se ha aprovechado de la existencia
previa en el mercado de su nombre comercial, para hacerse ilegalmente de una
marca que no le corresponde, y que evidentemente es idéntica a su nombre
comercial.
(iii) La mala fe de la emplazada se agrava por el hecho que al momento de gestionar
el registro de la marca, el titular y gerente de la emplazada era Antonio Cossío
Arana, quien en ese momento también era socio fundador, presidente del
directorio y gerente general de Tunupa S.A.C.
(iv) El señor Antonio Cossío Arana ha venido ejerciendo presiones sobre los
actuales propietarios de las acciones de Tunupa S.A.C., y se ha venido
atribuyendo derechos sobre el nombre comercial TUNUPA. Asimismo, ha
sorprendido a uno de sus directivos con la firma de documentos que su sociedad
desconocía y cuya validez cuestiona, como por ejemplo el convenio de fecha 31
de marzo del 2003, el mismo que no ha sido suscrito por ningún órgano social o
la gerencia general de Tunupa S.A.C.
(v) Los servicios que distingue la marca cuya nulidad se pretende son de naturaleza
similar a los que distingue su nombre comercial, por lo que su coexistencia
genera riesgo de confusión en el público usuario. En tal sentido, el registro de la
marca TUNUPA GRILL & BAR y logotipo también se ha obtenido contraviniendo
las disposiciones del artículo 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823.
Adjuntó documentos para acreditar sus argumentos.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0642-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 183103-2003
2-24
Con fecha 11 de agosto del 2003, Haukaypata E.I.R.L. (Perú) absolvió el traslado de
la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) Desde octubre de 1999 viene utilizando, en el Cusco, el nombre comercial
TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo, para identificar actividades
económicas relacionadas con los servicios de restaurante. Por tal razón,
contaba con el derecho a registrar dicho nombre comercial como marca.
(ii) El registro de la marca materia de nulidad se obtuvo cuando Antonio Cossío
Arana mantenía la calidad de socio y gerente general de Tunupa S.A.C., y con
el conocimiento de los demás socios de dicha empresa, quienes no
presentaron ninguna observación a dicho registro. Sin embargo, ahora quienes
pretenden privarla de su legítimo derecho son los nuevos directivos de la
empresa, quienes en un intento de sorprender a la Autoridad omiten informar
de la existencia de otros locales TUNUPA, y de acuerdos comerciales suscritos
entre ambas empresas.
(iii) El local comercial utilizado por la accionante - inaugurado en el 2001, en San
Isidro -, es el segundo de una cadena de tres restaurantes, razón por la cual
cuenta con el mismo nombre que el local comercial fundado por su empresa en
la ciudad del Cusco el año 1999. De conformidad con la licencia de uso
otorgada por el gerente de Haukaypata E.I.R.L. (Antonio Cossío Arana),
también se permitía la utilización del nombre TUNUPA como razón social de la
empresa creada para la administración de este segundo restaurante, cuyo
socio y fundador hasta enero del 2003 fue Antonio Cossío Arana.
(iv) Mediante convenio de fecha 31 de marzo del 2003, Haukaypata E.I.R.L. le
renueva la licencia de uso otorgada a Tunupa S.A.C. Dicho convenio fue
suscrito por el señor Eduardo Fiol León, quien ostentaba la calidad de
Presidente del Directorio.
(v) Sin embargo, la emplazada incumplió y continúa incumpliendo las obligaciones
pactadas en el convenio de la referencia, lo cual viene perjudicando
gravemente su imagen y nombre comercial, por lo que está procediendo a la
cancelación de dicha licencia de uso1.
Adjuntó diversos documentos con el fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 26 de agosto del 2003, Tunupa S.A.C. manifestó lo siguiente:
1 Haukaypata E.I.R.L. indicó que Tunupa S.A.C. no respetó los acuerdos comerciales, contratos y tarifas
vigentes del periodo del 2003 al 2004, tampoco brindó las facilidades a fin de recepcionar y efectuar llamadas
telefónicas, atender clientes, efectuar coordinaciones, razón por la cual sus clientes han formulado quejas
sobre los servicios brindados en mayo del presente año, desacreditando de este modo el prestigio de su
nombre comercial y marca de servicio.

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