Sentencia nº 000724-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 17 de Agosto de 2004

Fecha de Resolución17 de Agosto de 2004
EmisorSala Especializada en Propiedad Intelectual
Expediente178851-2003/OSD
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0724-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 178851-2003
1-16
ACCIONANTE : P.S.I. DEL PERU S.A.C.
EMPLAZADA : MACHINE SERVICES S.A.C.
Nulidad del registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe
Lima, diecisiete de agosto del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de abril del 2003, P.S.I. del Perú (Perú) solicitó la nulidad del certificado
de registro N° 76154, correspondiente a la marca de producto JOY y diseño, que
distingue productos de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, otorgado a favor de
Machine Services S.A.C. Consideró lo siguiente:
(i) Las marcas JOY y JOY y diseño estuvieron registradas en el Perú bajo
certificados N° 16678 y 20414 en 1978, a favor de la empresa estadounidense
Joy Manufacturing Company, habiendo estado vigentes hasta 1993.
(ii) Actualmente, la marca JOY y diseño se encuentra registrada en las clases 6, 7,
9, 11 y 12 de la Nomenclatura Oficial, entre otros países, en los Estados
Unidos de América.
(iii) En junio del 2001, el señor Walter E. Mendoza Vílchez registró, sin autorización
del legítimo titular, la marca JOY MANUFACTURING DEL PERU y diseño
(figura de globo terráqueo en los colores anaranjado y negro, idéntica al de sus
marcas) en la clase 7, para distinguir los mismos productos que distingue la
marca del legítimo fabricante. Posteriormente, el citado señor transfirió la
referida marca a la empresa Machine Services S.A.C., quien les interpuso una
acción de infracción (actualmente en trámite), donde reconoce la existencia de
la empresa Joy Manufacturing Company, de Estados Unidos de América.
(iv) Su empresa fue fundada en 1991, a raíz de discrepancias entre su actual
gerente, el señor César Chereque Morán, y los señores Walter Mendoza
Vásquez y Walter Mendoza Vilchez, siendo que el primero fue director y
apoderado de la empresa emplazada hasta el 25 de setiembre de 1998, y que
si bien el señor Walter Mendoza Vilchez fue nombrado apoderado en el 2001,
ya existía vinculación desde antes.
(v) La emplazada, antes de obtener el registro de la marca cuya nulidad se
pretende, ya tenía conocimiento del origen de la marca JOY y diseño, utilizando
al señor Mendoza Vilchez como simple testaferro para disimular la adquisición
de dicha marca.
(vi) Ambas empresas son importadoras de maquinaria usada, compitiendo en el
mismo mercado, especialmente del mismo fabricante (Joy Manufacturing
Company).
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0724-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 178851-2003
2-16
(vii) La marca que se pretende anular es idéntica a la marca mundialmente
conocida JOY y diseño, que se encuentra registrada en los Estados Unidos de
América.
(viii) Incluso el registro de la marca de la emplazada fue obtenido sin autorización
del titular del apellido JOY o de sus descendientes, prohibición contenida en el
inc. f) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823.
Adjuntó diversos documentos a efectos de acreditar sus argumentos.
Con fecha 16 de julio del 2003, Machine Services S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de
la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca JOY y diseño, para distinguir productos de la clase 7 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 76154, habiendo denunciado a
la actual accionante por el uso indebido de su marca.
(ii) La presente denuncia debe ser declarada improcedente, puesto que la
accionante no ha acreditado tener legítimo interés para interponer la acción de
nulidad.
(iii) Mediante carta de fecha 27 de octubre de 1983, Joy Manufacturing Co., a
través de su representante en el Perú, Joy Manufacturing Co. (Perú), les cedió
el uso de sus derechos intelectuales en calidad de donación por los años de
servicio brindados por el gerente general de su empresa.
(iv) La empresa cuyo interés defiende la accionante se ha disuelto en su país de
origen en 1994, siendo que la empresa Sullivan Palatek y/o Sullivan Industries
Inc. es quien heredó parte de sus negocios y derechos. Esta última empresa no
reclama derecho alguno sobre su marca.
(v) La solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende fue presentada
casi 10 años después de haber caducado el registro de la marca JOY y diseño,
es decir, la accionante nunca estuvo a la espera de la pérdida de vigencia de
dicha marca.
Adjuntó diversos documentos en calidad de medios probatorios.
Con fecha 23 de octubre del 2003, P.S.I. del Perú S.A.C. manifestó que los equipos y
maquinarias que distingue la marca internacional JOY y diseño son fabricados en los
Estados Unidos de América por su auténtico titular, la empresa Joy Mining Machinary,
subsidiaria de Joy MM Delaware Inc., siendo una empresa existente y vigente en el
mercado mundial, conforme se advierte de su página web www.joy.com. Señaló que
tanto la emplazada como su empresa son importadoras de maquinaria usada, las
cuales son repotenciadas para su posterior colocación en el mercado peruano. Indicó
que la marca JOY se encuentra grabada en alto relieve en las maquinarias que
importa. Por lo anterior, se advierte que la mala fe de la emplazada incide en el hecho
que inició el registro de su marca a sabiendas que se trataba de una marca
internacional.

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