Resolución nº 000023-2009/CIN de Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 5 de Mayo de 2009
| Presidente | OINPRAC1 |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías |
| Número de expediente | 1817-2008/DIN |
EXPEDIENTE Nº 001817-2008/DIN
RESOLUCION Nº 000023-2009/CIN-INDECOPI
Lima, 05 de mayo de 2009
MODALIDAD : NULIDAD DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTE
DE INVENCION
ACCIONANTE : FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
EMPLAZADA : EXSA S.A.
SUMILLA : RESOLUCION FINAL. ACCION DE NULIDAD PARCIALMENTE
F U N D A D A
Mediante expediente Nº 001817-2008/DIN, iniciado el 23 de octubre de 2008, FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C., de Perú, solicita la nulidad de la patente de invención para “EMULSIÓN EXPLOSIVA DE TIPO AGUA-EN-ACEITE ENCARTUCHABLE EN PAPEL PARAFINADO EN UNA MÁQUINA QUE EMBALA POR UN PROCESO DE CORTE Y ENROLLADO”, inscrita a favor de EXSA S.A., de Perú, con título Nº 2549.
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ANTECEDENTES
1 Argumentos de la accionante
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1.
La accionante manifiesta que la patente de invención inscrita bajo título Nº 2549, no cumplía con los requisitos de patentabilidad, habiendo sido, por ello, otorgada en violación a las normas contenidas en el Decreto Legislativo Nº
823 y las Decisiones 344 y 486, basándose además en información falsa e inexacta, lo que conlleva consecuentemente a que se decrete la nulidad absoluta de la patente.
Sobre el particular, asevera que la invención amparada por la patente objeto de cuestionamiento no era para nada novedosa, ya que la misma se encontraba en el estado de la técnica mucho tiempo antes de que la emplazada solicitase su protección.
1
Toda referencia efectuada por la accionante a términos en idioma inglés ha sido consignada en idioma español en la presente resolución, de acuerdo a las traducciones aportadas por esta parte mediante escrito
de fecha 24 de noviembre de 2008.
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En relación a la reivindicación 1 de la patente en cuestión, refiere que, no pudiendo haber sido reivindicadas la existencia de sales inorgánicas y nitrato de amonio ni tampoco la inclusión de un agente o mezcla de agentes tenso-activos (emulsificantes), al haberse encontrado ya en el estado de la técnica, y no habiendo sido contemplado que la vaselina fuese necesariamente el único hidrocarburo utilizado en la fase continua combustible, al haberse consignado en dicha reivindicación la posibilidad de una mezcla de hidrocarburos sólidos; lo que debe ser determinado es si el uso de la vaselina ha sido conocido por cualquier experto en la materia, hallándose en consecuencia en el estado de la técnica, teniendo en cuenta que la emplazada pretendió
asignar a la vaselina la característica de elemento principal e indispensable del invento, lo que además fue aducido por la examinadora que tuvo a su cargo la evaluación de la solicitud de patente correspondiente.
Indica así que no solo existe literatura y patentes previas que hacían referencia al uso de vaselina en emulsiones explosivas agua-en-aceite encartuchables, sino que, más aun, hacían referencia a emulsiones cuya formulación contenía vaselina, en ausencia de aceites o hidrocarburos líquidos, características que la emplazada ha pretendido reivindicar como invención suya.
Señala en dicho contexto que, por ejemplo, los numerales 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.4 y 4.1.3.1 de las páginas 100, 101 y 102 del libro “Emulsion Explosives” de Wang Xuguang, correspondiente a la edición en inglés del año 1994, cuya primera edición fue publicada en idioma chino en mayo de 1985, consignaban ya el uso de la vaselina en emulsiones explosivas, además de haber hecho referencia a la “no adherencia” o “no pegajosidad” que de acuerdo a lo indicado por la emplazada constituían las características que otorgaban nivel inventivo al invento en cuestión. A mayor abundamiento, manifiesta que el autor citado líneas arriba hace referencia a que generalmente hablando, cualquier hidrocarburo, entre ellos, las ceras extraídas de petróleo, tales como vaselina, podían ser escogidas para la fase combustible.
Respecto a las patentes que refieren el uso de vaselina, indica que existen varias de éstas y no solamente aquellas que fueron consideradas por la examinadora externa que evaluó la solicitud que dio origen a la patente cuestionada.
Sobre este aspecto, alega que la patente americana 4,110,134 del año 1978 hace mención en la línea 37 de la columna 2 a emulsiones explosivas del tipo-agua-en-aceite que utilizaban hidrocarburos tales como ceras y, entre éstos, el petrolatum, el cual corresponde al nombre comercial de la vaselina. Acota que si bien en dicha patente la vaselina iba a veces acompañada de aceite, en la línea 30 de la misma columna 2 se menciona como alternativa que la composición no tenga aceite.
Asegura que aun cuando todavía no se mencionaba el desarrollo de una emulsión agua-en-aceite que fuera encartuchable en papel, varias patentes posteriores fueron desarrollando nuevas composiciones que, con el uso de vaselina (petrolatum), permitieron el encartuchado en papel e incluso en máquinas Rollex. Afirma así que en la patente americana 4,315,787, del año 1982, se puede encontrar no solo referencias al uso de vaselina sólida (petrolatum wax), sino también al hecho de que hidrocarburos sólidos pudieran sustituir al aceite, lo que sería evidenciado en la línea 25 de la columna 3, las líneas 49 a 59 de la misma columna 3 y las líneas 18 y 2/32
19 de la columna 4. Precisa que aun cuando dicha emulsión explosiva agua-en-aceite fue empleada en un tubo de film de polietileno, fue solo cuestión de tiempo lograr con nuevos desarrollos el encartuchado en papel.
Advierte asimismo que para que no quepa la menor duda de que ya entonces había diversas formulaciones de emulsiones agua-en-aceite que contenían hidrocarburos sólidos y ningún aceite, debe ser revisada la tabla 3(a) incluida en las columnas 7 y 8 de la patente referida en el párrafo anterior, en cuyo ejemplo 3 se contempla que la emulsión no contenía aceite pero sí cera microcristalina.
Asevera a su vez que la patente americana 4,919,178, del año 1990, hace referencia en las líneas 24 y siguientes de la columna 45 a que el combustible carbonáceo puede ser cualquier cera con punto de fusión de por lo menos 25º C, tales como el petrolatum. Adicionalmente, indica que en las líneas 16 a 22 de la columna 48 correspondiente a la patente citada en este párrafo, se había mencionado ya que dichas emulsiones podían ser encartuchadas bajo técnicas conocidas en el arte y que eran particularmente adecuadas para ser encartuchadas en máquinas encartuchadoras tales como la máquina de marca Rollex. Refiere sobre el particular que idénticas referencias son halladas en las líneas 23 a 27 de la columna 27 y en las líneas 19 a 25 de la columna 30 de la patente americana 4,828,633 del año 1989.
Señala que luego de considerar los desarrollos de emulsiones agua-en-aceite, en que ya se hacía uso de petrolatum wax (vaselina), parafinas y ceras microcristalinas, lo que permitía que las emulsiones fuesen encartuchadas en máquinas Rollex ya en el año 1990, debe recordarse que en los ejemplos 3 a 8 incluidos por la emplazada en la memoria descriptiva correspondiente a la solicitud que dio origen a la patente cuestionada, precisamente se incluyó a la vaselina acompañada de parafina y cera microcristalina, lo que evidentemente formaba parte del estado de la técnica. Agrega que si bien en este caso las ceras eran combinadas con aceite, no debe quedar la menor duda de que en el estado de la técnica previo al año 1996 ya existía emulsiones agua-en-aceite que contenían vaselina y ningún aceite, tal como evidenciaría la patente americana 4,315,787, emulsiones que a su vez podían ser encartuchadas, tal como revelarían las patentes americanas 4,543,137 y 4,919,178.
Ante lo expuesto, asevera que habría que preguntarse por qué los distintos inventores de las diversas emulsiones explosivas de agua-en-aceite producidas desde el año 1978 no se atrevieron a incluir entre sus reivindicaciones, aunque sí en los ejemplos y memorias descriptivas, el uso de vaselina y la posible ausencia de otros aceites. Indica al respecto que la respuesta es sencilla ya que, para todos los expertos en la materia, el uso de vaselina, sola o combinada con otros hidrocarburos sólidos, y la ausencia de aceites, formaba ya parte del estado de la técnica, tal como demostrarían no solo las patentes antes citadas, sino también la literatura, en la que incluso se consignaba el mismo rango de peso de la vaselina reivindicado por la emplazada.
Así, asevera que la columna derecha de la tabla 6.2 perteneciente a la página 214 del libro “Emulsion Explosives” del autor Wang Xuguang, correspondiente a la edición en inglés del año 1994, menciona la existencia de un 3/32
ejemplo de formulación de emulsión explosiva “BME-2-2” que contiene vaselina y ningún hidrocarburo líquido ni aceite. A mayor abundamiento, cita que en el texto referido se revela la existencia de una emulsión que contiene vaselina con un peso de 2.0% y que en el rubro “Oil” se consigna una raya, es decir 0% de aceites, no contando con algún hidrocarburo líquido, incluyendo además el uso de cera y cera microcristalina y consignando en el “Estado de apariencia” la frase “plásticos elásticos que no se adhieren a las manos, presentados en cartuchos de papel”; es decir, no solo se
mencionó que la emulsión era no adherente o no pegajosa, sino además que se trataba de una emulsión encartuchable en papel.
Con el fin de realizar una comparación que demuestre que el antecedente citado afecta la novedad de la invención descrita en la reivindicación 1 de la patente objeto de cuestionamiento, elabora una serie de preguntas.
Así, refiere que habría que responder en primer lugar si el ejemplo BME-2-2 describe una emulsión explosiva de tipo agua-en-aceite tal como hace la reivindicación 1 de la patente en cuestión. Ante ello, señala que la respuesta es afirmativa no solo por lo indicado en la tabla 6.2 sino por lo indicado por el autor en las páginas previas en las que se refiere a diversas emulsiones explosivas del tipo agua-en- aceite.
En segundo lugar, indica que habría que responder si el ejemplo BME-2-2 describe una solución acuosa de sales inorgánicas con el nitrato de amonio...
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