Resolución nº 001227-2007/OIN de Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 30 de Noviembre de 2007
| Presidente | OINPRAC1 |
| Fecha de Resolución | 30 de Noviembre de 2007 |
| Emisor | Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías |
| Número de expediente | 1082-2006/OIN |
REPÚBLICA DEL PERÚ
EXPEDIENTE Nº 001082-2006/OIN
001227-2007/OIN-INDECOPI RESOLUCIÓN Nº
Lima, 30 de noviembre de 2007
Mediante expediente Nº 001082-2006/OIN iniciado el 07 de septiembre de 2006, ELI LILLY AND COMPANY y ELI LILLY AND COMPANY LIMITED, de Estados Unidos de América y Reino Unido, respectivamente, al amparo de la patente de invención para “PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR SOLVATOS DE 2- METIL-TIENO-BENZODIACEPINA (OLANZAPINA)” inscrita con título Nº 1152, la patente de invención para “PROCEDIMIENTO Y FORMAS CRISTALINAS DE 2-METIL-TIENO- BENZODIACEPINA” inscrita con título Nº 2073 y la patente de invención para
“FORMULACIÓN ORAL DE 2-METIL-TIENO-BENZODIACEPINA (OLANZAPINA) Y PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN” inscrita con título Nº 2765, interponen denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra ESKE S.R.L., de Perú.
1. ANTECEDENTES
Argumentos de las partes 1.1.
Las accionantes sostienen ser titulares de la patente de invención inscrita con título Nº 1152, que reivindica solvatos cristalinos de olanzapina y el procedimiento para la preparación de una forma cristalina de la olanzapina de calidad técnica, así como de la patente de invención inscrita con título Nº 2073, que protege la denominada forma II de olanzapina y su proceso de fabricación, y la patente de invención inscrita con título Nº 2765, que reivindica una formulación sólida oral que comprende olanzapina revestida con un polímero que no contiene polietilenglicol; patentes que en su conjunto cubren el principio activo olanzapina, el cual es utilizado por ellas para la elaboración del producto comercializado a nivel mundial bajo la marca Zyprexa.
Manifiestan haber tomado conocimiento que la empresa denunciada viene participando en distintas licitaciones públicas ofreciendo el producto Oleanz (olanzapina) en tabletas de 5 mg y 10 mg, producto que es fabricado en la India por la empresa Sun Pharmaceuticals Industries e importado al Perú por la propia emplazada, y que infringe de manera clara y abierta las patentes de invención enunciadas en el párrafo precedente y en especial la patente inscrita con título Nº 1152, toda vez que consiste en una olanzapina de calidad técnica producida pasando necesariamente por las etapas contempladas en el procedimiento protegido por la reivindicación 10 de dicha patente, lo que deberá ser desvirtuado por la denunciada, quien de acuerdo a ley es la llamada a demostrar que está utilizando un proceso diferente.
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Sobre el particular señalan que han comprobado que la emplazada fue beneficiada con el otorgamiento de la Adjudicación de Menor Cuantía 0605M00261, convocada el 26 de febrero de 2006 por el Seguro Social de Salud
(ESSALUD) - Red Asistencial Sabogal, para proveer 5,000 unidades de Olanzapina de 10 mg por un monto total de S/.71,000.00 nuevos soles, presentando como prueba de ello la documentación referida a las bases de dicha Adjudicación y copia del Acta de otorgamiento.
Asimismo, indican que han podido comprobar que la emplazada ha sido beneficiada con la buena pro en el proceso 0607E00021, convocado por el Seguro Social de Salud (ESSALUD) - Red Asistencial Rebagliati, para proveer 5,000 unidades de Olanzapina de 10 mg bajo la marca Oleanz 10, tal como se consignaría expresamente en la orden de compra 4500600769 del 13 de enero de 2006, cuya copia adjunta a su denuncia.
Refieren además que el producto Oleanz (olanzapina)
también ha sido introducido al mercado por los canales de venta privados, tal como se verificaría en el acta notarial de fecha 20 de marzo de 2006 que adjunta a su escrito de denuncia, en la que se consigna la adquisición de dos cajas por diez tabletas cada una del producto Oleanz 5 y dos cajas por diez tabletas cada una del producto Oleanz 10, en la farmacia Inka Farma (Eckerd Perú S.A.). Además del acta notarial en mención, aporta copia de las boletas de venta 082-0078457 y 082-0078458 y una copia del empaque del producto adquirido.
De otro lado, sustentando su denuncia, aseveran que la reivindicación independiente 10 de la patente Nº 1152 protege expresamente un procedimiento para preparar olanzapina de calidad técnica que comprende cristalizar olanzapina de una mezcla de reacción usando un alcohol inferior seleccionado entre el grupo compuesto por metanol, etanol y 1-propanol para proporcionar el correspondiente solvato alcohólico de olanzapina y secar el solvato resultante, y que, tal como lo reconoce la doctrina especializada, la frase “que comprende” implica que el proceso reivindicado incluye todas las etapas señaladas en la parte caracterizante de la reivindicación pero puede contener un número ilimitado de elementos adicionales no mencionados, ello de conformidad con lo consignado en la Resolución Nº 0529-2006/TPI-INDECOPI del 20 de abril de 2006 recaída en el expediente Nº 000352-2005/OIN, por lo que bastará que el procedimiento para la elaboración del producto materia de denuncia incluya la utilización de metanol, etanol ó 1-propanol (alcoholes inferiores) y, luego, una etapa de s ecado, para que se incurra en infracción a la patente en referencia, independientemente de las etapas adicionales que pueda contener.
Agregan que teniendo en consideración que la patente Nº
1152 protege también al producto obtenido mediante el procedimiento señalado, que consiste en una olanzapina de calidad técnica (olanzapina con menos de aproximadamente 5% de sustancias relacionadas indeseadas caracterizada por ser más pura y estable), se verifica la comisión de una infracción en el presente caso, toda vez que de la verificación del producto materia de denuncia han podido comprobar que consigna de manera expresa una vigencia mínima de tres años, lo que refleja importantes niveles de estabilidad, incluso por encima de los consignados para otros productos competidores, estabilidad que difícilmente se conseguiría utilizando como materia prima una olanzapina que no sea de calidad técnica.
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Afirman que si bien de conformidad con el artículo 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los casos de patentes de procedimiento como el presente corresponde al denunciado demostrar que utiliza un procedimiento distinto, el mismo artículo establece un esquema de presunciones de existencia de infracción que es de aplicación estricta al presente caso, siendo suficiente, en ese sentido, que el producto obtenido con el procedimiento patentado y el producto denunciado sean idénticos y que el producto obtenido con el procedimiento patentado sea nuevo, situación que se presenta en el caso de autos toda vez que además de que el producto obtenido a partir de las patentes sustento de denuncia y el producto Domus constituyen olanzapinas de calidad técnica (con menos de 5% de sustancias indeseadas), la olanzapina obtenida con el procedimiento patentado en la reivindicación 10 de la patente Nº 1152 consiste en un producto nuevo en la medida que carece de antecedentes o precedentes, lo cual se comprueba por el hecho de haber merecido protección por la reivindicación independiente 12 de la patente en mención.
Aseveran que con fecha 09 de junio de 2006 procedieron a remitir a la empresa emplazada una carta notarial informándole de su calidad de titulares de las patentes sustento de la presente denuncia, así como comunicándole lo acontecido con otras empresas que importaban y comercializaban en el Perú el producto farmacéutico Olanzapina en violación a sus derechos y los pronunciamientos emitidos por el INDECOPI amparando su pretensión y sancionando las conductas infractoras, ello con la finalidad de que tome las acciones necesarias para evitar incurrir en la afectación de sus derechos de propiedad industrial. Al respecto manifiestan que a la fecha de interposición de la presente denuncia la referida carta notarial no ha tenido respuesta, hecho que denota el desinterés y mala fe de la denunciada, más aún cuando han sido informadas de que el producto Oleanz (olanzapina) continúa siendo introducido en el mercado.
En atención a los hechos señalados precedentemente, solicitan se imponga a la denunciada la multa más alta por vulnerar flagrantemente sus derechos de propiedad industrial.
Atendiendo a la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora solicitan la aplicación de las medidas cautelares consistentes en el cese de los actos infractores, y la emisión, en este sentido, de una orden expresa impidiendo la participación de la denunciada con el producto Oleanz (olanzapina) en procesos de adjudicación y licitaciones públicas convocadas por las instituciones públicas de salud, además de que se disponga la prohibición de la importación, venta, comercialización u ofrecimiento en venta del producto referido. Además solicitan se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costas incurridos en el presente procedimiento.
Finalmente, solicitan la realización de una diligencia de inspección en el local de la empresa emplazada a fin de corroborar los alcances de la denuncia, ofreciéndola como medio de prueba, solicitando a su vez que en caso se halle en la diligencia el producto objeto de la presente denuncia se dicte la medida cautelar de incautación y comiso del mismo.
Por proveído de fecha 26 de septiembre de 2006 se tuvo por interpuesta la acción de infracción materia del procedimiento, ordenándose que se practique la diligencia de inspección solicitada en el escrito de denuncia a fin de verificar los alcances de los argumentos contenidos en éste.
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Asimismo, en mérito a la conclusión contenida en el informe técnico mcm 8-2006, que analizó los medios de prueba presentados por las denunciantes, se pudo concluir de manera preliminar que no se presentaban indicios razonables que permitiesen afirmar que se estaría cometiendo una infracción a
las patentes sustento de la denuncia, motivo por el cual se desestimó la solicitud de imposición de medidas cautelares realizada por las accionantes.
En mérito a lo señalado en el párrafo precedente, se requirió a la denunciada...
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