Resolución nº 000017-2009/CIN de Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 31 de Marzo de 2009

PresidenteOINPRAC1
Fecha de Resolución31 de Marzo de 2009
EmisorComisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Número de expediente1654-2008/DIN

REPÚBLICA DEL PERÚ

EXPEDIENTE Nº 001654-2008/DIN

RESOLUCIÓN Nº 000017-2009/CIN-INDECOPI

Lima, 31 de marzo de 2009

MODALIDAD : INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PATENTE DE INVENCIÓN

DENUNCIANTES : ELI LILLY AND COMPANY

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

DENUNCIADO : FARMADUAL S.A.C.

SUMILLA : RESOLUCIÓN FINAL. ACCIÓN POR INFRACCIÓN FUNDADA.

DECLARACIÓN DE REBELDÍA. INVERSIÓN DE CARGA DE LA

PRUEBA. PRESUNCIÓN DE INFRACCIÓN.

Mediante expediente Nº 001654-2008/DIN iniciado el 22 de septiembre de 2008, ELI LILLY AND COMPANY y ELI LILLY AND COMPANY LIMITED, de Estados Unidos de América y Reino Unido, respectivamente, al amparo de la patente de invención para “PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR SOLVATOS DE 2- METIL-TIENO-BENZODIACEPINA (OLANZAPINA)” inscrita con título Nº 1152, interponen denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra FARMADUAL S.A.C., de Perú.

  1. ANTECEDENTES

    Argumentos de las accionantes 1.1.

    Las accionantes sostienen ser titulares de la patente de invención inscrita con título Nº 1152, que reivindica solvatos cristalinos de olanzapina y el procedimiento para la preparación de una forma cristalina de la olanzapina de calidad técnica, los cuales son utilizados para la elaboración del producto comercializado en el Perú bajo la marca Zyprexa.

    Manifiestan haber tomado conocimiento de que la empresa reclamada viene participando en distintos procesos de selección y compra estatal ofreciendo y comercializando el producto Medizapin (olanzapina), fabricado en la 1/17 India por la empresa Okasa Pharma PVT LTD, el cual infringe de manera evidente la patente de invención citada en el párrafo precedente al presentar características técnicas similares que vulneran el alcance de protección de la misma.

    Al respecto indican que en consorcio con Grey Inversiones S.A.C., la reclamada ha participado y obtenido la buena pro en el procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 2-2008/EP/FOSPEME convocado el 20 de mayo de 2008 por el Ejército Peruano para la adquisición de 42,000 unidades de olanzapina de 10 mg, a un valor referencial de S/. 52,080 nuevos soles. Así también, refieren que, en consorcio con R & J Farma S.A.C., la empresa reclamada ha participado y obtenido la buena pro en el procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 1137- 2008/ESSALUD/RAS convocado el 19 de agosto de 2008 por el Seguro Social de Salud para la adquisición de 38,665 unidades de olanzapina de 10 mg, a un valor referencial de S/. 30,158 nuevos soles, y en el procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía Nº

    271-2008/ESSALUD RALL convocado en agosto de 2008 por el Seguro Social d e Salud para la adquisición de 7,162 unidades de olanzapina de 10 mg, a un valor referencial de S/. 7,878 nuevos soles. A efecto de demostrar las afirmaciones realizadas adjuntan a su denuncia como medio de prueba muestras impresas obtenidas del portal electrónico de l

    Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE.

    Consideran relevante señalar que por medio de la Resolución Nº 995-2008/TPI-INDECOPI del 22 de abril de 2008, expedida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 001408-2006/OIN, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi confirmó la resolución de primera instancia que prohibió a la empresa Grey Inversiones S.A.C. (con quien justamente participó en consorcio en uno de los procedimientos de selección antes citados) la fabricación, ofrecimiento, venta, comercialización, utilización e importación del producto Medizapin 10

    (olanzapina 10 mg), al determinar que constituye infracción a la patente de invención o

    inscrita con título N

    1152, otorgada a su favor.

    Refieren que en el presente caso se puede comprobar que el producto materia de denuncia es el mismo que el analizado en el expediente referido en el párrafo precedente, en virtud a la información consignada en la documentación obtenida del portal electrónico de CONSUCODE.

    Sustentando su denuncia, aseveran que la reivindicación independiente 10 de la patente de invención inscrita con título Nº 1152 protege expresamente un procedimiento para preparar olanzapina de calidad técnica que comprende cristalizar olanzapina de una mezcla de reacción usando un alcohol inferior seleccionado entre el grupo compuesto por metanol, etanol y 1-propanol para proporcionar el correspondiente solvato alcohólico de olanzapina y secar el solvato resultante, y que, tal como lo reconoce la doctrina especializada, en la práctica común internacional de patentes la frase “que comprende” implica que el proceso reivindicado incluye todas las etapas señaladas en la parte caracterizante de la reivindicación pero puede contener un número ilimitado de elementos adicionales no mencionados; ello de conformidad con lo consignado en la Resolución Nº 529-2006/TPI-INDECOPI del 20 de abril de 2006, por lo que bastará que el procedimiento para la elaboración del producto materia de denuncia incluya la utilización de metanol, etanol ó 1-propanol (alcoholes 2/17 inferiores) y, luego, una etapa de secado, para que incurra en infracción a la patente en referencia, independientemente de las etapas adicionales que pueda contener.

    Expresan además que el procedimiento protegido por la reivindicación 10 de la patente de invención Nº 1152 es un procedimiento para preparar olanzapina de calidad técnica, debiendo entenderse por ésta a aquella olanzapina que contiene menos de aproximadamente 5% de sustancias relacionadas indeseadas, por lo que este procedimiento no hace referencia necesariamente a alguna forma cristalina determinada y menos aún a algún solvato. Asimismo, indican que la patente de invención Nº 1152 protege de manera expresa el producto obtenido mediante dicho procedimiento, que no consiste en otra cosa que una olanzapina de calidad técnica, lo que significa que el ámbito de protección de dicha patente abarca también a todo producto que utilice como materia prima la olanzapina en su forma más pura.

    Afirman que como es de conocimiento de la Autoridad, en los casos de denuncias por infracción basados en patentes de procedimiento, se configura la inversión de la carga de la prueba por la cual es la denunciada la llamada a demostrar que está utilizando un procedimiento diferente, y que, en caso contrario, la autoridad deberá confirmar la existencia de infracción a sus derechos.

    Indican al respecto que ya en un caso anterior, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi concluyeron que el producto Medizapin, ahora ofrecido y comercializado por la empresa Farmadual S.A.C., constituye infracción a la patente de invención Nº 1152, ya que, a pesar de la información remitida por el fabricante del producto, no se logró

    demostrar que en la elaboración del mismo se haya utilizado un procedimiento diferente.

    En atención a los hechos señalados precedentemente, solicitan se imponga a la reclamada la multa más alta por vulnerar flagrantemente sus derechos de propiedad industrial, reservándose de iniciar en la vía judicial las acciones penales y civiles que la ley establece, tanto para obtener que la reclamada sea reprimida por los actos dolosos que viene realizando, como para lograr una compensación por los daños y perjuicios que les han sido ocasionados.

    Atendiendo a la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, solicitan la aplicación de las medidas cautelares consistentes en el cese de los actos infractores y la prohibición de importación, venta, comercialización u ofrecimiento en venta del producto Medizapin (olanzapina). Además solicitan se ordene a la reclamada que asuma el pago de las costas y costos incurridos en el presente procedimiento.

    Finalmente, solicitan que la denuncia sea notificada a la reclamada en la visita de inspección que ofrece como medio de prueba para ser realizada en la oficina principal de ésta a fin de que se verifique la utilización del producto materia de denuncia así como la documentación contable y comercial de dicha empresa respecto a la importación de los productos materia de denuncia y las cantidades comercializadas del mismo. Con el mismo objetivo y de manera simultánea, solicitan que se practique inspección en un local que de acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT funcionaría como depósito de la 3/17 reclamada, pidiendo a su vez que en caso se halle en las inspecciones el producto materia de denuncia, se dicte la medida cautelar de incautación y comiso del mismo.

  2. 2.

    Admisión de la denuncia e imposición de medidas cautelares

    Mediante Resolución Nº 01 de fecha 26 de septiembre de 2008, se tuvo por interpuesta la acción de infracción materia del procedimiento, ordenándose que se practique las diligencias de inspección solicitadas por las accionantes a fin de verificar los alcances de la denuncia.

    Asimismo, en mérito a lo dispuesto por la Sala de Propiedad Intelectual mediante la Resolución Nº 0995-2008/TPI-INDECOPI, emitida el 22 o

    de abril de 2008 en el procedimiento de infracción seguido bajo expediente N 001408- 2006/OIN, y teniendo en cuenta que las muestras impresas obtenidas del portal electrónico de CONSUCODE acreditan que la empresa Farmadual S.A.C. ofreció en venta y comercializó el producto “Medizapin 10” elaborado en la India; se consideró que el ofrecimiento en venta y la efectiva comercialización del producto farmacéutico materia de denuncia por parte de la reclamada podrían ocasionar un daño económico o comercial injusto en perjuicio de las titulares de la patente sustento de denuncia, motivo por el que, considerando la verosimilitud de la pretensión planteada por las accionantes y la necesidad de una decisión preventiva por existir peligro en la demora del proceso, y con el fin de evitar que se torne en irreparable el daño alegado, se dictó contra la reclamada las medidas cautelares consistentes en cese de uso, de comercialización y prohibición de importación del producto...

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